PROCESO 128-IP-2004

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1147
• Número de registro: 128-IP-2004
• Fecha de publicación: 03 Diciembre 2004
• Sección: Procesos
• Año: 2004
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO Nº 128-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 2002-00387. Actor: MERREL PHARMACEUTICALS INC. Marca: “XAROCID” (nominativa).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 1496, de fecha 20 de septiembre de 2004, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2002-00387.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el veintisiete de octubre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es la sociedad PHARMACEUTICALS INC.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y como tercero interesado a la sociedad BAYER AG.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

Señala el consultante que, el 12 de enero de 2001 la sociedad BAYER AG solicitó el registro del signo “XAROCID” (nominativa) para distinguir “preparaciones farmacéuticas, substancias, preparaciones y reagentes para uso médico”, contemplados en la clase 5.

El 10 de abril de 2001, la sociedad MERREL PHARMACEUTICALS INC., presentó oposición contra la señalada solicitud, pues considera que “XAROCID” es confundible con su marca “TARGOCID”, la cual está registrada en la misma clase 5.

Sin embargo, la oposición se declaró infundada y se consideró que “XAROCID” y “TARGOCID” no eran confundibles, por lo que mediante Resolución 35619 del 30 de octubre de 2001, se otorgó el registro solicitado.

El 17 de enero de 2002 MERREL PHARMACEUTICALS INC. presentó recurso de reposición y en subsidio recurso de apelación. Al resolverse los recursos de reposición y de apelación mediante las Resoluciones 02485 de 30 de enero de 2002 y 13278 de 30 de abril de 2002, respectivamente; se confirmó la decisión de otorgar el registro de “XAROCID”.

2.2. Fundamentos de la demanda.

El demandante alega que hubo violación de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que las marcas “XAROCID” y “TARGOCID” son similares en los aspectos fonético, ortográfico y visual; pues tienen el mismo número de silabas, la raíz es parecida, usan las mismas vocales, la desinencia es idéntica, etc.

Insiste en que “XAROCID” no es distintiva, pues es confundible con “TARGOCID” más aún porque protegen productos similares y crearía confusión en el publico consumidor.

2.3. Contestación a la demanda.

En el expediente sólo consta la contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; la cual defiende la legalidad de sus actos administrativos, e insiste en que considera que “XAROCID” cumple con los requisitos de registrabilidad y que realizado el cotejo marcario, se aprecia que no es confundible con “TARGOCID”.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 134, 135 en su literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emplemas y escudos;

c) los sonidos y olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no pueden construir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

(...)”.

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA

La marca ha sido definida por el artículo 134 de la Decisión 486 como: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y señala que: “Podrán registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica”.

Este Tribunal ha manifestado que “En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: ‘… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que ‘Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …’”. (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57) (Proceso 148-IP-2003. marca: HERBAMIEL NATURE’S BLEND G.O.A.C. Nº 1.080 de 9 de junio de 2004)

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha...