PROCESO 127-IP-2003

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1040
• Número de registro: 127-IP-2003
• Fecha de publicación: 03 Marzo 2004
• Sección: Procesos
• Año: 2004
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 127-IP-2003

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito; e interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Expediente Interno No. 5241-L.Y.M. Actor: CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Marca: PALETIN RICOLINO.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito; por medio del Magistrado Consultante doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto del 21 de enero de 2004.

Los hechos relevantes que deben tomarse en consideración son los siguientes:

1. Antecedentes.

1.1. Las partes en el proceso interno.

Actor: Central Impulsora S.A. de C.V.

Demandados: Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

Director Nacional de Propiedad Industrial.

Procurador General del Estado.

1.2. Objeto y fundamento de la demanda.

El actor pretende en su demanda que se revoque la resolución Nº 025800 del 27 de abril de 1998, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se rechaza la solicitud de registro del signo “PALETIN RICOLINO” para proteger productos incluidos en la clase 30 de la clasificación internacional, por la existencia previa de la marca PALETIN, para la misma clase de productos.

El demandante argumenta que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial pasó por alto las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de marcas; señala que la denominación solicitada PALETIN RICOLINO, es de las denominadas compuestas, y está formada por dos vocablos denominativos, siendo el segundo el que más llama la atención; además se trata de una marca de fantasía por lo que no es confundible; por otro lado menciona que la marca es registrable por no destacar las cualidades del producto a protegerse.

Explica que la marca PALETIN previamente registrada, es una marca mixta, en la que el elemento gráfico adquiere valor preponderante, por lo que se diluye cualquier confusión.

Señala que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no realizó el examen de registrabilidad en todos los campos señalados por la doctrina y que el cotejo se realizó de manera fraccionada, mutilando los signos comparados.

1.3. Contestación a la demanda.

El Director Nacional de Propiedad Industrial propone como excepciones, la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; ratifica la validez del acto administrativo impugnado, dado que la denominación solicitada atenta contra el derecho de terceros, por encontrarse incursa en las prohibiciones al registro de marcas establecidas por el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y además el signo solicitado no reúne los requisitos de distintividad exigidos por el artículo 81 de la citada norma comunitaria.

2. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

Se realizará la interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a), y 96 de la Decisión 344 solicitados por el alto Tribunal consultante, y de oficio se interpretará el artículo 81 de la mencionada norma comunitaria, por ser pertinente dentro del caso planteado.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

Decisión 344.

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 83.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

Artículo 96.

Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

4. Aspectos a ser tratados en la ponencia:

La ponencia se referirá, entre otros, y de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; clases de marcas; la irregistrabilidad de signos confundibles por identidad o similitud; el examen de registrabilidad; las reglas para la comparación entre signos y la motivación de los actos administrativos referentes a marcas.

4.1. Requisitos para el registro de marcas:

Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

La normativa comunitaria a través del mencionado artículo protege al consumidor, evitando que sea engañado, y precautela el interés del titular de la marca a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio y fama. A más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

4.1.1. La Distintividad.

La distintividad es considerada por la doctrina como la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros y le ofrece al público facilidad para realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

El signo marcario le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores;

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.¹

Jorge Otamendi opina al respecto que:

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para...