PROCESO 126-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 126-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 150, 224, 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: MERCK KGAA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Marca: "TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA y DOLONEURIN logotipo (mixta)". Expediente Interno: 06606-2010-0-1801-JR-CA-15.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 6606-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06606-2010-0-1801-JR-CA-15.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes:

   Apelante: MERCK KGAA.

   Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero Interesado: TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A.-TERBOL S.A.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   * El 26 de septiembre de 2008, la sociedad TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. - TERBOL S.A. (Bolivia), solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación "TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA y DOLONEURIN" y logotipo (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   * Una vez publicado el extracto de la solicitud en el "Diario Oficial El Peruano", el 15 de diciembre de 2008, la empresa MERCK KGAA, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser titular de la marca mixta de producto "DOLO NEUROBION" que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual el signo solicitado resulta confundible, debido a las semejanzas gráficas y fonéticas existentes.

   * El 9 de marzo de 2009, TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. - TERBOL S.A., contesta a la oposición, sosteniendo que su signo solicitado pretende distinguir productos de la línea veterinaria, por lo que no existe confusión con la marca registrada que distingue la línea farmacéutica. Agregó que los términos "DOLO" y "NEURIN" son términos presentes en varias marcas.

   * Mediante Resolución 2400-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición e inscribió en el Registro de Marcas el signo solicitado por considerar que si bien los signos confrontados se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos productos y productos vinculados, las diferencias gráficas y fonéticas entre los mismos, determinan que no exista riesgo de confusión en el público consumidor.

   * El 23 de septiembre de 2009, la empresa MERCK KGAA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

   * El 4 de febrero de 2010, TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. - TERBOL S.A., contestó el recurso de apelación planteado por MERCK KGAA.

   * Con Resolución 1438-2010/TPI-INDECOPI de 25 de junio de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 002400-2009/CSD-INDECOPI de 2 de septiembre de 2009 que otorgó el registro de la marca de producto "DOLONEURIN TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA" y logotipo (mixta), solicitada por TERAPÉUTICA BOLIVIANA S.A. - TERBOL S.A.

   * El 7 de octubre de 2010, MERCK KGAA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1438-2010/TPI-INDECOPI de 25 de junio de 2010.

   * El 8 de febrero de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI-, contesta a la demanda contenciosa administrativa.

   * El 2 de abril de 2013, mediante Sentencia Número 13, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de Mercado, declaró infundada la demanda presentada por MERCK KGAA.

   * El 22 de abril de 2013, MERCK KGAA presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 2 de abril de 2013.

   * Mediante providencia de 17 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

   "Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486".

   + Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

   La sociedad MERCK KGAA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Mantiene que los signos en litigio pretenden distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales por su propia naturaleza exigen un análisis comparativo más riguroso al tratarse de productos farmacéuticos.

   * Aduce que ajeno al hecho de si cabe o no que el Tribunal del Indecopi se pronuncie sobre la notoriedad de la marca "DOLO NEUROBION", esta instancia administrativa debió apreciar los documentos presentados como prueba de la reputación de dicho signo, reputación que por ley debe tener presente para decidir si la marca solicitada es o no confundible con la marca registrada.

   * Afirma que corresponde a la autoridad realizar de oficio el examen de registrabilidad de los signos solicitados a registro como marcas y denegarlas, aun cuando no medie oposición, si son confundibles con una marca notoria.

   * Enuncia que en el presente caso el análisis debe realizarse entre las denominaciones "DOLONEURIN" y "DOLO NEUROBION", ya que los términos "TERBOL DIVISIÓN VETERINARIA" no son distintivos al describir al fabricante y a la unidad que produce el producto. Teniendo en cuenta ello, se tiene que las denominaciones primero nombradas son gráfica y fonéticamente confundibles.

   * Refiere que el consumidor puede atribuirle a los productos identificados con la marca solicitada "DOLONEURIN" y logotipo (mixta) las mismas características que tienen los productos "DOLO NEUROBION", produciéndose así un grave perjuicio no sólo a los consumidores, sino también a la empresa opositora.

   * Señala que en aplicación de los diversos criterios jurisprudenciales del Poder Judicial, que han resuelto temas semejantes al que es materia de autos, debe declararse fundada la demanda.

   2. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      * Argumenta que ni en su oposición a la solicitud de registro de marca ni en su recurso de apelación, MERCK KGGA alegó notoriedad alguna de su marca registrada "DOLO NEUROBION" (denominativa) por lo que no puede existir agravio respecto de pretensiones que no fueron invocadas en su oportunidad. Además, de haberse pronunciado de oficio la Comisión o el Tribunal respecto a la notoriedad mencionada, se hubiera atentado contra el derecho de defensa de TERBOL.

      * Afirma que las denominaciones "DOLO" y "NEURO" o "NEURIN", son de uso frecuente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y no constituyen un diseño especial o característico, por lo que no podría concluirse que hay imitación gráfica o fonética. Además, al estar dichas denominaciones registradas a favor de terceros, carecen de distintividad.

      * Indica que el hecho de que un elemento se repita en marcas pertenecientes a titulares distintos y que coexisten en el mismo mercado para distinguir los mismos productos o productos vinculados, provoca que se pierda el derecho de exclusiva que rige el derecho de marcas en lo que respecta al elemento repetido, con su consecuente menoscabo distintivo. Siendo así, los elementos de uso frecuente no podrán constituir el factor que determine la decisión final respecto a la existencia de confundibilidad.

      * Aduce que entre las denominaciones "DOLONEURIN" (mixta) y "DOLO NEUROBION" (denominativa) existen diferencias fonéticas y gráficas, no obstante compartir la denominación "DOLO" y "NEURO", toda vez que presentan terminaciones distintas y diferente disposición de los elementos denominativos, suscitando por ello una impresión visual conjunta distinta.

      * Señala que el análisis de registrabilidad de un signo es una facultad discrecional de la autoridad competente, quien tiene la obligación de evaluar íntegramente en cada nueva solicitud que se presente, analizando en cada caso concreto si se cumplen los requisitos para acceder a registro o no.

   3. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia.

      * El Noveno Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que vistos en conjunto los signos en cuestión y no obstante existir identidad o vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los...