PROCESO 126-IP-2009

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1816
• Número de registro: 126-IP-2009
• Fecha de publicación: 12 Abril 2010
• Sección: Procesos
• Año: 2010
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 126-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaformulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 135 literal e) de la misma Decisión.

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.

Marca: “TELECOM AMÉRICAS”.

Expediente Interno N° 2005-0139.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dos (2) de diciembre de 2009.

1. Antecedentes

1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.

La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

El Tercero Interesado es: la sociedad AMÉRICA MÓVIL, S.A. DE C.V.

2. Actos demandados

La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

• Nº 03739 de 20 de febrero de 2003, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo TELECOM AMÉRICAS para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad AMÉRICA MÓVIL, S.A. DE C.V.

• Nº 03740, de 20 de febrero de 2003, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo TELECOM AMÉRICAS para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad AMÉRICA MÓVIL, S.A. DE C.V.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• TELECOM EN LIQUIDACIÓN es titular del registro de la marca TELECOM, registrada en diferentes clases, entre las cuales se encuentran las clases 38 y 9.

• El 4 de julio de 2002, la sociedad AMÉRICA MÓVIL, S.A. DE C.V. solicitó el registro del signo TELECOM AMÉRICAS, para distinguir servicios y productos comprendidos en las Clases 38 y 9, respectivamente, de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 25 de marzo de 2003, las solicitudes fueron publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 520.

• No se presentaron oposiciones a las solicitudes mencionadas.

• El 20 de febrero de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió las Resoluciones Nos. 03739 y 03740, por medio de las cuales concedió el registro del signo TELECOM AMÉRICAS para distinguir servicios y productos, comprendidos en las clases 38 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad AMÉRICA MÓVIL, S.A. DE C.V.

2. Fundamentos de la Demanda

Lasociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) el signo TELECOM AMÉRICAS es idéntico a la marca registrada TELECOM, de propiedad de un tercero, y por lo tanto, (…) no permite al público establecer una diferencia entre la marca originalmente registrada y la marca semejante a ésta posteriormente solicitada”.

• “(…) la misma Superintendencia (…) está llena de antecedentes doctrinarios consistentes en múltiples decisiones administrativas (…) en las cuales sistemáticamente se negó en el pasado el registro de marcas conformadas por o contentivas de la expresión TELECOM”.

• “(…) la División de Signos Distintivos (…) ha debido concluir, que si un advenedizo, desconocido en Colombia, trata de registrar a su nombre, el mismo signo con el que se distingue la empresa mas (sic) famosa y antigua de telecomunicaciones de Colombia, y para los mismos productos y servicios, la única intención de AMÉRICA MÓVIL, al solicitar el registro de la marca TELECOM AMÉRICAS, era ‘perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal’ (…)”.

• “(…) el uso del nombre TELECOM AMÉRICAS por parte de AMÉRICA MÓVIL, constituye un acto de competencia desleal vinculado con los derechos de propiedad industrial de TELECOM en liquidación y de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES”.

3. Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal:

• “(…) la expresión ‘TELECOM AMÉRICAS’ clases 9 y 38, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, las expresiones enfrentadas se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

• “De otro lado, y teniendo en cuenta también las diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales (…) entre las marcas confrontadas, es claro que, estas dos marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado, toda vez, que con ellas no se induce a error ni se genera confusión entre las mismas, razón por la cual se podría constituir, en un acto de competencia desleal”.

4. Tercero Interesado

La sociedad AMÉRICA MÓVIL, S.A. DE C.V., considerada como tercero interesado, expresa, en lo principal:

• “(…) el signo TELECOM (mixto) concedido por la División de Signos Distintivos (…) a la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN es un signo mixto que incorpora la expresión ‘telecom’, expresión genérica que corresponde a la abreviación de la palabra ‘telecomunicaciones’, expresión ampliamente conocida en el mercado como una expresión para servicios de telecomunicaciones”.

• “La marca TELECOM (mixta) de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN es un signo débil en consideración a que: La titularidad de la marca esta (sic) en cabeza de una empresa que se encuentra en estado de liquidación e inevitablemente esta (sic) condenada a desaparecer. La expresión ‘telecom’ incorporada en la marca TELECOM (mixta) es débil”.

• “(…) la marca TELECOM (mixta) de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES –EN LIQUIDACIÓN no puede estar suministrando al consumidor información confiable sobre el origen de los productos o servicios amparados por la misma y sobre la calidad y procedencia de los mismos; que la información se ha convertido en poco confiable; que la marca TELECOM (mixta) ya no puede tener el mismo significado y fuerza distintiva que tenía antes de que su titular entrara en proceso de liquidación; que se ha convertido en una marca débil”.

• “La palabra telecomunicaciones es un sustantivo que no puede ser objeto de apropiación exclusiva para servicios de telecomunicaciones o productos relacionados con las telecomunicaciones porque su apropiación exclusiva llevaría a la privación en el uso del término a otros empresarios que puedan utilizarlos en sus productos o servicios de telecomunicaciones. La expresión ‘telecom’ corresponde a la abreviación de la...