PROCESO No. 126-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 126-IP-2003

Interpretación Prejudicial de los 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 ejusdem. Proceso Interno N° 2672-1996 -L.Y.M.. Actor: LABORATORIOS SMART LIMITADA. Marca: SMART GAMES.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en el Oficio Nº 950-TDCA-2S, remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, con motivo del Proceso Interno N° 2672-1996 -L.Y.M., oficio que fue recibido el 10 de noviembre de 2004.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 3 de diciembre de 2003.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes

   La actora es la sociedad LABORATORIOS SMART LIMITADA.

   Los demandados son: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Industrias, Comercio Integración y Pesca, el Procurador General del Estado y la sociedad SMART GAMES LTDA. Como beneficiaria del acto administrativo impugnado.

2. Determinación de los hechos relevantes

   2.1. Hechos

   El 15 de Julio de 1994, la Compañía SMART GAMES LTDA., a través de su apoderado solicitó el registro de la marca SMART GAMES para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 41: “Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”).

   Publicada la solicitud de registro de la marca SMART GAMES en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 354, la compañía LABORATORIOS SMART LIMITADA. presentó observaciones, fundamentándolas en la marca SMART, y en que “entre las marcas en conflicto existen semejanzas gráficas visuales y fonéticas capaces de producir confusión en el público consumidor”, indicando además que la marca SMART que distingue productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 3: “Preparaciones para blanquear, limpiar, jabones perfumería”) es notoriamente conocida en la República de Colombia en donde se encuentra registrada.

   Mediante Resolución Nº 0947545 de 8 de enero de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador rechazó la observación presentada, señalando que “las marcas en controversia protegen la una servicios y la otra productos, además la marca solicitada cuenta con un elemento diferenciador que constituye la palabra GAMES, por lo que no existe el riesgo de confusión en el público consumidor”. En consecuencia, se rechazó la observación y se concedió el registro de la marca solicitada.

   Contra la citada Resolución Nº 0947545, la Compañía LABORATORIOS SMART LIMITADA., interpuso “(...) recurso subjetivo o de plena jurisdicción (...)”.

   2.2. Fundamentos de la demanda

   La compañía LABORATORIOS SMART LIMITADA. – demandante en el presente proceso-, mediante apoderado, “impugna la providencia No 0947545 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en el trámite de observación al registro de la denominación ‘SMART GAMES’ como marca de servicios, trámite signado con el No. 49004/94 (...)”. Asimismo solicita se condene al Estado Ecuatoriano “al pago de daños y perjuicios causados de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado”.

   La sociedad actora fundamenta su pretensión en el artículo 20 de la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 49 del Reglamento de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en el artículo 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de la República del Ecuador.

   La demandante sostiene en síntesis, que: “Entre las marcas en conflicto “SMART” y “SMART GAMES” existe una semejanza gráfico visual y fonético auditiva capaz de producir confusión en el público consumidor”.

   Indica además que “la marca ‘SMART’ de propiedad de la compañía LABORATORIOS SMART LIMITADA es una marca famosa y notoriamente conocida en los Países del Pacto Andino y otros Países del mundo en los que los productos distinguidos con la marca ‘SMART’ son comercializados”.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 Del Director Nacional de Propiedad Intelectual

   El Director Nacional de Propiedad Intelectual, -parte demandada en el presente proceso- contestó la demanda negando pura, simple y llanamente los argumentos de hecho y de derecho de la demanda y afirmando la legalidad y validez de la resolución impugnada, “contenida en la providencia No. 947545, mediante la que se rechazan las observaciones y se concede el registro de la marca SMART GAMES, trámite No. 49004-94”.

   2.3.2 Del Procurador General del Estado

   La Procuraduría General del Estado -parte demandada en el presente proceso- a través del Jefe del Departamento de Defensa Judicial, contestó la demanda negando de forma pura y simple los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y alegando expresamente la legitimidad de la Resolución impugnada, por considerar que proviene de autoridad competente, por estar ajustada a derecho y debidamente motivada.

   2.3.3 Del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca

   El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca -parte demandada en el presente proceso-, contesta la demanda señalando que “la Resolución impugnada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida”... y negando “pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta por no estar apegados a la Ley ni a la realidad”.

   2.3.4 De la Compañía SMART GAMES LTDA.

   La compañía SMART GAMES LTDA, contesta la demanda señalando que “entre los signos en litigio no existe identidad gráfica, fonética o auditiva puesto que son totalmente diferentes y además protegen productos y servicios comprendidos en diferentes clases internacionales (...)”.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, sin embargo no será interpretado el artículo 95, por no ser aplicable en el presente caso, y se interpretará de oficio el artículo 84 de la misma Decisión.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o...