PROCESO 126-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 126-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00339 (8325). Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de agosto de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: SOCIEDAD TABACALERA DEL ESTE S.A.

   B. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados allegados con la misma, se encuentran los siguientes:

      a. La sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A., por intermedio de apoderada judicial, solicitó el 11 de abril de 2001 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta “MARINE extra suave” para amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 01 28970. La marca solicitada es la siguiente:

      b. Después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED presentó oposición al registro de la marca mixta “MARINE extra suave”, con base en su marca figurativa para amparar productos comprendidos en la clase 34 internacional, que se ilustra de la siguiente manera:

      c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 38763 del 27 de noviembre de 2001, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, y concedió el registro de la marca mixta “MARINE extra suave”.

      d. Contra esta decisión el actor interpuso los recursos de reposición y apelación.

      e. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 02635 del 30 de enero de 2002, confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución N° 09070 del 20 de marzo de 2002 se confirmó en todas sus partes la Resolución N° 38763 del 27 de noviembre de 2001.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      1. La marca mixta “MARINE extra suave” y la marca figurativa registrada en cabeza de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, son confundibles en los términos de la norma citada, ya que se asemejan en tal forma que pueden inducir al público a error.

      2. Los signos gráficos o figurativos distintivos son marcas y su protección es la misma a la que tienen derecho las marcas nominativas o mixtas.

      3. En virtud de la protección legal que tiene la marca figurativa registrada en cabeza de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, se encuentra prohibido a terceros reproducir el signo registrado o sus elementos esenciales, independientemente de que se reproduzca en forma de una marca mixta. Si esto no fuera así se desconocería la existencia de las marcas figurativas y, por lo tanto, cualquier persona, para evitar el riesgo de confusión con una marca figurativa, añadiría a la misma un elemento denominativo.

      4. Al cotejarse una marca mixta frente a una marca figurativa debe prescindirse del elemento denominativo, ya que esta última carece de dicho elemento, y como lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, el riesgo de confusión se determina por las semejanzas y no por las diferencias.

      5. En el caso planteado, los elementos gráficos son los que impactan visualmente al consumidor al momento de seleccionar las cajetillas de cigarrillos que identifican las marcas en conflicto.

      6. Los signos enfrentados comparten los mismos elementos y tienen idéntica disposición. El elemento grafico esencial, consistente en una combinación de líneas que semejan unas olas, es el mismo y se encuentra colocado en idéntica posición.

      7. La marca “MARINE” en cabeza de la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A., se encontraba registrada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca mixta “MARINE extra suave”, lo que indica el interés de TABACALERA DEL ESTE S.A. en apropiarse del elemento figurativo de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED

   3. La contestación a la demanda.

      a. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

      • Si una marca cuenta con una parte gráfica y otra denominativa, se debe extraer el elemento predominante, que en el presente caso es “MARINE”, ya que éste es el que el consumidor capta y recuerda.

      • Efectuando un análisis sucesivo y comparativo entre la marca mixta “MARINE extra suave” y la marca figurativa registrada en cabeza de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, se llega a la conclusión de que no se presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí, ya que es usual en relación con los productos de la clase 34 (cigarrillos) que se incluyan escudos sostenidos por animales y franjas de determinados colores y, por lo tanto, lo que realmente le otorga distintividad a la marca objeto de la demanda es la expresión “MARINE extra suave”.

      • Es indudable que la marca mixta “MARINE extra suave” goza del elemento de distintividad y su registro no lleva al consumidor a confusión o engaño acerca del origen empresarial del producto, de las características, calidad y otras propiedades del mismo, ya que no presentan semejanzas desde el punto de vista visual que puedan inducir al público consumidor a error.

      b. Contestación por parte del tercero interesado.

      La sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

      • El carácter distintivo de la marca mixta “MARINE extra suave” está determinado por el conjunto de elementos que la componen, los cuales no pueden desintegrase porque cada uno contribuye a otorgar distintividad al conjunto. En efecto, la marca en cuestión se encuentra compuesta por la expresión “MARINE extra suave”, otras expresiones explicativas y por varios elementos figurativos que forman un todo que debe analizarse en conjunto y no descomponerse.

      • El hecho de que la marca “MARINE” haya sido registrada con anterioridad y a nombre de la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A., tiene unas consecuencias muy distintas de las que pretende hacer ver la demandante. Y es, en efecto, que el público consumidor asociará “MARINE extra suave” con la marca “MARINE” registrada con anterioridad, y no, como lo quiere hacer ver la demandante, que la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A. pretenda apropiarse del elemento figurativo de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED.

      • En la marca mixta “MARINE extra suave” predomina el elemento denominativo, esto es la palabra “MARINE”, ya que las expresiones “Extra” y “Suave” son explicativas de la naturaleza del producto. Hay que resaltar, también, que la expresión “MARINE” pertenece al grupo de las denominadas marcas de fantasía.

      • Si se analizan en conjunto las marcas en conflicto, se observa que no existe riesgo de confusión alguna, ya que las características que componen al signo “MARINE extra suave” lo diferencian de la marca figurativa de la demandante.

      • Al hacerse un cotejo sucesivo se observa que la marca mixta “MARINE extra suave” es un signo completamente diferente, con elementos, colores, denominaciones y gráficos completamente diferentes que no generan confusión entre el público.

      • La marca figurativa en cabeza de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED tiene una letra “B” que integra el complejo marcario; esta letra es completamente diferente de las que integran la palabra “MARINE” y, por lo tanto, el consumidor no tendría motivo para asociar estos signos.

      • Vale la pena mencionar que los elementos que componen la marca figurativa en cabeza de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, esto es, las pequeñas ramas que rodean la letra “B” y la forma de ola, son elementos que se hallan presentes en gran cantidad de marcas registradas en la clase 34 de la clasificación internacional de Niza y que han coexistido pacíficamente con la marca de la actora.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme...