PROCESO 125-IP-2009

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1819
• Número de registro: 125-IP-2009
• Fecha de publicación: 19 Abril 2010
• Sección: Procesos
• Año: 2010
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 125-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, de oficio, de los artículos 82, literal e), 83, literales d) y e), y 84 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador. Expediente Interno Nº 8039-NR. Actor: Sociedad CARVAJAL S.A. Marca: STARS (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de febrero del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el de enero de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. Las partes.

Demandante: SOCIEDAD CARVAJAL S.A.

Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.

Tercero Interesado: SOCIEDAD PAPELES ABSORBENTES S.A.

III. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

a. La sociedad CARVAJAL S.A., solicitó el 10 de enero de 2000 el registro como marca del signo mixto STARS, para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

b. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PAPELES ABSORBENTES S.A. ABSORPELSA, presentó observación al registro solicitado con base en los siguientes signos distintivos:

• Marca denominativa STAR, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 3799-86 y para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación de Niza.

• Marca mixta STAR, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 009-91 y para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación de Niza.

c. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 977782 de 27 de junio de 2000, resolvió aceptar la observación presentaday negar el registro solicitado.

d. La sociedad CARVAJAL S.A., presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 978094 de 30 de octubre de 2000, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado.

5. La sociedad CARVAJAL S.A., interpuso demanda en ejercicio del Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

El demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos:

1. Argumenta, que no se tuvo en cuenta que el elemento gráfico era el preponderante en el signo solicitado.

2. Sostiene, que el signo requerido para registro, es suficientemente distintivo y, por lo tanto, no podría generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.

3. Aduce, que no se tuvo en cuenta que muchas marcas de la clase 16 llevan el elemento STARS y coexisten en el mercado.

3. La contestación de la demanda.

a.Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

Contesta la demanda de la siguiente manera:

• Aduce, que en los signos en conflicto prevalece el elemento denominativo.

• Entre los signos en conflicto existen semejanzas gráficas, visuales, fonéticas y auditivas.

b.Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Según el informe del Juez Consultante contestó la demanda de la siguiente manera:

“1 Negativa Pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

2. Se ratifica en la Resolución impugnada.”

c.Por parte del Procurador General del Estado.

Contestó la demanda de la siguiente manera:

“(…)

El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.

Por lo tanto, corresponde al representante legal de IEPI, comparecer directamente al juicio.”

(…)

d.Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

La sociedad PAPELES ABSORBENTES S.A. ABSORPELSA, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

• Sostiene, que sus marcas STAR son notoriamente conocidas.

• Afirma, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico-visual y fonético-auditivo.

IV. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal, de oficio, interpretará los siguientes artículos: 82, literal e), 83, literales d) y e), y 84 de la misma normativa.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

Decisión 344

(…)

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”.

(…)

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;

(…)

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

Artículo 84

“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento...