PROCESO 124-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 124-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 2828-2014. Demandante: JAFER LIMITED. Marca mixta COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 045-2015-SCS-CS de 9 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el 17 de marzo de 2015, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2828-2014.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: JAFER LIMITED.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   COFRA HOLDING AG.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad COFRA HOLDING AG., solicitó el 5 de febrero de 2008, el registro como marca del signo mixto COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE, escrito en letras características y el diseño estilizado de un rombo formado a su vez por la unión de tres rombos y una letra C en forma estilizada, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de marketing publicidad; gestión de negocios comerciales; administración de empresas”.

   2. El 23 de junio de 2008, la sociedad JAFER LIMITED formuló oposición, sobre la base de las marcas mixtas y denominativas que contienen la palabra UNIQUE, las cuales forman parte de la familia de marcas registrada en el Perú (Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza),[1] así como de todas las restantes marcas del Portafolio UNIQUE que comprende diversas Clases (3, 14, 16, 18, 25, 41, 44). Manifiesta que dicho fonema (marca fuerte, con elevado poder distintivo) es consignado como el indicador del origen empresarial de todos y cada uno de los servicios y/o productos producidos y/o brindados por la sociedad JAFER LIMITED, y por su licenciataria exclusiva en el Perú UNIQUE S.A.

   3. El 31 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 002368-2009/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado.

   4. El 23 de septiembre de 2009, la sociedad COFRA HOLDING AG., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 6 de agosto de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1748-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

   6. La sociedad JAFER LIMITED, interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior resolución.

   7. El Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 26 de abril de 2011, declaró infundada la demanda.

   8. El 23 de mayo de 2011, la sociedad JAFER LIMITED, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis de 28 de mayo de 2013, declaró fundado el recurso de apelación y, en consecuencia, revocó la sentencia impugnada, declarando nula la Resolución No. 1748-2010/TPI-INDECOPI y, denegando el registro solicitado.

   10. El 5 de febrero de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.

   11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       1. Argumentos de la demanda.

       El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   12. Señala, que los signos en conflicto resultan confundibles entre sí. Por lo tanto, mal obra la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI al no incluir dentro del examen comparativo la denominación UNIQUE, ya que es un elemento relevante.

   13. Sostiene, que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

   14. Agrega, que de ninguna manera puede catalogarse la denominación UNIQUE como un elemento secundario, fonema débil o de uso frecuente y carente de distintividad al momento de realizar el examen comparativo, ya que no existe ninguna marca registrada a favor de terceros en la Clase 35 con dicho elemento.

   15. Adiciona, que resulta contradictorio que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI determine el término UNIQUE como el elemento relevante de la familia de marcas en la Clase 35 cuya titularidad ostenta la demandante, y, por otro lado, concluya que los signos en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

   16. Complementa, que la constitución de una familia de marcas presupone que no exista ninguna otra compuesta por dicho término en la clase de la clasificación internacional donde tal reconocimiento se confiere. Si no fuese así se podría afectar el derecho de exclusividad que se ostenta sobre la denominación UNIQUE. Lo anterior ha sido reiterado por el INDECOPI en sendos pronunciamientos.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte del INDECOPI

   17. Indica, que el INDECOPI no negó la existencia de una familia de marcas a favor de la demandante, cuyo término común es la expresión UNIQUE; sin embargo, el otorgamiento del registro solicitado se realizó teniendo en consideración que dicha denominación no prevalecía en el signo en cuestión, ni gozaba de distintividad dentro del mismo, por cuanto se tuvo en cuenta su especial ubicación, así como su tamaño menor respecto de los demás términos.

   18. Manifiesta, que el examen de cotejo de marcas se basa fundamentalmente en el diseño global de los signos cotejados. Por lo tanto, debe tenerse presente la importancia de las diferencias que arroje esta comparación, ya que las mismas son constitutivas de los recuerdos que quedan alojados en la mente del consumidor.

   19. Agrega, que la demandante yerra al fundamentar sus argumentos exclusivamente en las semejanzas entre los signos en conflicto. Por lo tanto, no debe olvidarse que el sólo hecho que dos marcas contengan el mismo término no puede configurar automáticamente un escenario de confusión entre las mismas, sin que previamente se haya cumplido la condición de que tales denominaciones sean fácilmente identificadas por el consumidor.

       Por parte de COFRA HOLDING AG.

   20. Al no contestar la demanda dentro del término legal correspondiente, el Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Resolución No. Tres de 20 de enero de 2011, declaró en rebeldía a la codemandada.

       3. Sentencia de Primera Instancia.

   21. El Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 26 de abril de 2011, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) SÉTIMO: Que, en tal virtud, es de considerar oportuno prima facie llevar a cabo un análisis referido a la existencia de identidad y similitudes entre el elemento relevante del signo solicitado (COFRA LATIN AMERICA y logotipo) (…) y las marcas registradas (…); OCTAVO: Bajo tal contexto, respecto a la existencia de identidad fonética, las denominaciones notables que conforman los signos en cuestión difieren entre sí (…); NOVENO: Que, desde el punto de vista gráfico, las denominaciones distinguidas...