PROCESO 123-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 123-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 135 literal b), y 172 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú.

Expediente Interno Nº 556565-2013. Emplazada:

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA. Marca denominativa: CÁMARA DE COMERCIO - LIMA.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,

Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 1083-2014/DSD-INDECOPI, de 22 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico,

en el que solicita la interpretación prejudicial del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que 2 su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de noviembre de 2014.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Consultante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

   REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Emplazada: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos expedidos, se encuentran los siguientes:

   1. La CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA es titular de la marca denominativa CÁMARA DE COMERCIO - LIMA, registrada bajo el Certificado No. 50757 para amprar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad; de gestión de negocios comerciales; de administración comercial y de trabajos de oficina”. Se otorgó mediante la resolución No. 8088-

      2008/OSD-INDECOPI de 13 de mayo de 2008.

   2. El 26 de enero de 2012, la CÁMARA DE COMERCIO PERUANA-

      CHILENA, de PERÚ, solicitó el registro de la marca denominativa CÁMARA PERUANO-CHILENA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza:

      publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de información comercial bilateral

      .

   3. El 27 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 15175-2012/DSD-INDECOPI,

      denegó el registro solicitado, señalando que se incurrió en el supuesto establecido en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486.

   4. El 26 de octubre de 2012, la CÁMARA DE COMERCIO PERUANA-

      CHILENA, de PERÚ, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      3 5. El 27 de septiembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 3379-2013/TPI-

      INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 15175-2012/DSD-INDECOPI, y ordenando que se inicie de oficio la Acción de Nulidad de los registros de las siguientes marcas denominativas: a) CÁMARA DE COMERCIO – LIMA (Certificado No. 50757), otorgada a favor de la Cámara de Comercio de Lima; y b) CÁMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (Certificado No. 34792), otorgada a favor de la Cámara de Comercio Americana del Perú – American Chamber of Commerce of Peru.

   6. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante providencia de 29 de noviembre de 2013, de conformidad con el anterior acto administrativo, dispuso iniciar de oficio el trámite de nulidad del registro de la marca denominativa CÁMARA DE COMERCIO - LIMA.

   7. El 22 de agosto de 2014, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 002573-2014/CSD-

      INDECOPI, ordenó suspender el trámite del Expediente No. 556565-

      2013, hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita pronunciamiento expreso sobre la solicitud de interpretación prejudicial efectuada por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

   8. La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –

      INDECOPI, Lima, República del Perú, mediante oficio No. 1083-

      2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos del escrito de la acción de nulidad.

      El INDECOPI soporta la acción en los siguientes argumentos:

   9. Manifiesta, que la palabra CÁMARA es compartida con distintos competidores en relación con el comercio de bienes y servicios.

   10. Sostiene, que el signo registrado carece de distintividad de conformidad con lo establecido en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

       2. Argumentos de la contestación.

       La CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA contestó la Acción de Nulidad sobre la base de los siguientes argumentos:

       4 11.Indica, que el acto mediante el cual se inició la acción de nulidad no fue debidamente motivado. Por lo tanto, se violó el derecho de defensa y el principio al debido proceso.

   12. Manifiesta, que el signo en cuestión goza de la suficiente distintividad.

       Se debe analizar en conjunto.

   13. Señala, que el signo registrado ampara una diversidad de servicios incluidos dentro de la Clase 35 de la Clasificación Internacional, que van más allá del comercio entre países.

   14. Agrega, que el uso que se ha dado del signo registrado en el mercado ha generado distintividad adquirida o secondary meaning.

       Dicho uso se presentó incluso antes de que el registro fuera otorgado,

       tal y como lo demuestran las pruebas adjuntadas. Dicha posición, ha sido reiterada por el INDECOPI en varios de sus pronunciamientos.

   15. Arguye, que en la Clase 35 de la Clasificación Internacional existen varias marcas que utilizan la denominación CÁMARA dentro de su conformación.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   16. La consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del último párrafo del artículo 1351 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       En efecto, el último párrafo del artículo 135 de la acotada norma supranacional dispone ciertos casos, a raíz de un uso prolongado en el comercio, una marca que carecía de aptitud distintiva inicialmente, puede adquirir en virtud de dicho uso,

       un ‘significado secundario’ para el público consumidor; es decir, un significado especial que va más allá del significado primario, genérico o descriptivo que normalmente tiene dicho signo, habiendo adquirido la capacidad de indicar el origen empresarial del producto o servicio particular de que se trata,

       en relación con otros productos o servicios de la misma categoría.

       Ahora bien, la acción de nulidad señalada al inicio se ha sustentado en la falta de distintividad de la marca CÁMARA DE COMERCIO – LIMA, (…).

       En ese sentido, la emplazada en el referido procedimiento de nulidad ha señalado que la marca objeto de nulidad ha adquirido distintividad por un uso constante en el mercado.

       1 “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

       5 En el presente caso, conforme lo expuesto por la emplazada (…), puede advertirse que el argumento referido a la aplicación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 (distintividad adquirida) no está expresamente previsto para el procedimiento de nulidad de registro de marca a que se refiere el artículo 172 de la Decisión 486.

       Bajo este contexto, es que solicitamos (…) se sirva interpretar la disposición normativa, (…) a efectos de determinar si el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, puede ser invocado también en un procedimiento de nulidad de registro de marca, en la medida que la normativa no hace una mención expresa que excluya su alegación en procedimientos distintos a las solicitudes de registro de marca

       .

   17. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal a)2 , 135 literal b)3 y 1724 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

       2 Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será

       obstáculo para su registro.

       Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

       1. las palabras o combinación de palabras;

          (…)”.

          3 Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

          (…)

       2. carezcan de distintividad;

          (…)”.

          4 Artículo 172 “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de...