PROCESO 123-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 123-IP-2004

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: DOLIBABY. Actor: SUSANA SZAUER DE NARANJO. Proceso Interno Nº 2002-00064 (7722).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2002-00064 (7722).

El auto de 13 de octubre de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1361 de 6 de septiembre del año 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la señora Susana Szauer de Naranjo y demandada es la Nación Colombiana representada por el Superintendente de Industria y Comercio. Interviene como tercero interesado la sociedad MATTEL INC.

2. Hechos

   El 5 de noviembre de 1998, la señora Susana Szauer de Naranjo obtuvo la titularidad de la marca “DOLLY” (denominativa), concedida mediante Resolución Nº 4048, para distinguir “Vestidos para muñecos, juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoración para árboles de Navidad”, productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Igualmente es titular de la marca “DOLLY” (mixta) desde el 29 de noviembre de 1994, concedida por Resolución Nº 48073, para distinguir “Juegos, juguetes, artículos de gimnasia no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad y vestidos para muñecas”, productos comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 28. Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad).

   El 4 de agosto de 1995, la sociedad MATTEL INC. solicitó el registro de la marca “DOLIBABY” (Nominativa), para distinguir “Muñecas, vestuarios y accesorios para muñecas”, productos comprendidos en la clase 28. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 442, a la que presentó observación la señora Susana Szauer de Naranjo.

   Por Resolución Nº 11659 de 6 mayo de 1996 el Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación y negó el registro del signo DOLIBABY. La sociedad MATTEL INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos quien por Resolución Nº 1261 de 30 de enero de 2001, confirmó la resolución impugnada y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 22308 de 29 de junio de 2001, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 11659, declaró infundada la observación presentada, concedió el registro de la marca nominativa “DOLIBABY” a nombre de MATTEL INC. y ordenó expedir Certificado de Registro por el término de diez (10) años.

3. Fundamentos Jurídicos de la demanda

   La actora, señora Susana Szauer de Naranjo, manifiesta que “… las marcas DOLLY Y DOLIBABY son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que las marcas ‘DOLLY’ se encontraban registradas y vigentes al momento de expedirse la Resolución 22308 de 29 de Junio de 2001 demandada, no es posible registrar la marca DOLIBABY, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic). Por lo tanto es nula la Resolución meditante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico resolvió el recurso de apelación concediendo el registro de la marca ‘DOLIBABY’ en la clase 28 a la sociedad MATTEL INC.”

   De igual manera sostiene que “… en el caso que nos ocupa, en el cual no hay identidad, sino semejanza entre las marcas, la doctrina y la jurisprudencia han fijado una serie de pautas que permiten determinar la confundibilidad, o la ausencia de ella”. Asimismo afirma “El cotejo marcario entre dos marcas se realiza desde tres aspectos o perspectivas: conceptual o ideológico, gráfico y fonético, tomando en consideración que basta con que exista riesgo de confusión en uno cualquiera de estos campos para que se determine la irregistrabilidad del signo solicitado”.

   Manifiesta “… que como salta a la vista, las marcas comparadas tienen las mismas letras iniciales. La única diferencia entre una y otra la da el sufijo BABY, diferencia ésta que en nada contribuye a dar distintividad a la marca posterior”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice: “… que con la expedición de la resolución 22308 de 2001 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en las contempladas actualmente en la Decisión 486”.

   De igual manera sostiene que “… en los diferentes actos administrativos expedidos por esta Superintendencia y en numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el tema marcario … se establecen los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica”.

   Siguiendo los lineamientos anteriores, “… se tiene que efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘DOLIBABY’ y ‘DOLLY’, no arroja confusión, pues no presenta similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual…”.

   En consecuencia, “… el acto administrativo acusado … no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante”.

   De acuerdo al informe del consultante, la sociedad MATTEL, INC., citada en el proceso como tercera interesada en el resultado del mismo, considera que “la Superintendencia de Industria y Comercio al comprobar que la marca ‘DOLIBABY’ es diferente desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual con la marca registrada con anterioridad ‘DOLLY’, aplicó correctamente el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   Así mismo señala que “… es necesario realizar el cotejo marcario según los lineamientos indicados por el Tribunal Andino en varias interpretaciones prejudiciales … además de tener en cuenta otros factores como la presencia de elementos genéricos en los signos en conflicto explicando que la palabra ‘DOLLY’ es una palabra que en inglés significa ‘muñequita’ y que indica productos relacionados contenidos en la Clase 28 Internacional”.

   CONSIDERANDO:

   Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de...