PROCESO No. 123-IP-2003

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 123-IP-2003

Interpretación prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artículos 81, 82, literal a, y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION.

Caso: marca “BB2”.

Expediente Interno N° 7878.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de diciembre del año dos mil tres.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos “136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, y “134 y 135, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de octubre de 2003; y,

El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   De la demanda se desprende que “El veintiséis (26) de abril de dos mil (2000) ... la sociedad MANUFACTURAS BARBADOS LTDA., presentó solicitud de registro para la marca BB2, en la clase veinticinco (25) internacional, para distinguir ‘Vestidos, Calzados, Sombrería (sic) y Ropa interior’”; que “publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número cuatrocientos noventa y siete (497), del 7 de noviembre de dos mil (2000)”, la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION “El día veintiuno de diciembre de 2000 … presentó observaciones a la anterior solicitud”, por ser titular en Colombia “de la marca B.V.D. + GRAFICA … para distinguir productos comprendidos en la clase veinticinco (25) internacional” (Clase 25: “Vestidos, calzados, sombrerería”).

   El consultante informa que “Mediante Resolución No. 12.433 de 20 de abril de 2001, la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación presentada por la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION y negó el registro de la marca BB2 en la clase 25 Internacional”; que “La sociedad MANUFACTURAS BARBADOS LTDA, presentó recurso de reposición y subsidiario apelación (sic) en contra de la resolución 12433 de 20 de abril de 2001”; que “Mediante Resolución No. 24572 de 30 de julio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada”; y que “Mediante Resolución No. 35618 de 30 de octubre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, revocando la decisión contenida en la Resolución No. 12433 de 20 de abril de 2001”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Según el consultante, el actor denuncia la violación del artículo 136, literal a, “de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, por cuanto “para configurar una causal de irregistrabilidad, se puede concluir que la misma no solamente operara (sic) en aquellos casos de identidad entre los signos, en cuyo caso la confusión sería presumible sin (sic) también entrotándose (sic) de signos semejantes”, ya que “Bajo el supuesto de signos semejantes, como en el presente evento, debe determinarse, para configurar la presente causal de irregistrabilidad, si es o no susceptible de inducir a error al público consumidor. ... de las marcas BB2 y B.V.D. se puede concluir que las mismas presentan similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético. Desde el punto de vista ortográfico existe una coincidencia de letras y segmentos que forman la denominación, ambas están compuestas de tres elementos; desde el punto de vista fonético, la pronunciación que se hace de ellas es bastante similar y cubren los mismos productos en el mercado, hecho que indudablemente lleva a confusión al público consumidor … En conclusión, la raíz en ambas marcas es la misma; es decir, la letra B. Existe también una semejanza en la percepción sonora, tanto de la primera letra como de la segunda, ya que a pesar de tratarse en un caso de letra B y en el otro de letra V, la pronunciación es la misma, presentándose por lo tanto una percepción auditiva similar entre las dos expresiones”.

   En cuanto a la presunta violación del artículo 136, literal a, de la Decisión 486, de la demanda se desprende que “tratándose de marcas que presentan enormes similitudes a partir de la visión de conjunto que despiertan en la mente de los consumidores y que identifican los mismos productos, es claro que el consumidor al momento de adquirir los productos que se identifiquen con las mismas no efectuará un análisis detallado de los elementos diferenciadores de las marcas sino que mantendrá una imagen general induciéndolo a error”; que el criterio de tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas no fue adoptado por la Administración, ya que en “la comparación de las marcas BB2 y B.V.D. es fácilmente perceptible que la misma no solo NO tuvo en cuenta este criterio de confundibilidad sino que lo aplicó de manera contraria, es decir, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las mismas más que sus similitudes”; y que “la marca otorgada identifica los mismos productos de la marca B.V.D. + GRAFICA, razón por la cual la confundibilidad que hemos demostrado se presenta entre estos signos, adquiere una mayor relevancia y entidad”.

   Además, el actor denuncia la violación “de los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, ya que “La marca BB2 NO es suficientemente distintiva, toda vez que … la misma es confundiblemente similar a la marca B.V.D. + GRAFICA, registrada previamente por la sociedad THE B.V.D. LICENSING CORPORATION …”; que “… dadas las similitudes existentes entre la marca B.V.D. + GRAFICA y la marca BB2, esta última es una imitación de la primera, la cual fue previamente registrada por mi representada y se encuentra en la actualidad debidamente posicionada en el mercado”; que “la única diferencia entre dichas marcas es el número dos al final de la marca BB2 y la letra D al final de la marcas (sic) B.V.D. No obstante … estas dos últimas letras o número que conforman cada signo tienen una pronunciación casi idéntica por empezar las mismas con la letra ‘D’, por lo tanto la pronunciación de las marcas es bastante similar, pudiéndose presentar confusión dentro del público consumidor”; y que “la marca BB2 carece de distintividad y novedad, y por ende no cumple su función diferenciadora, capaz de distinguir en el mercado los productos que ella identifica de los productos que distingue la marca B.V.D. + GRAFICA de mi representada”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; que “de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, especialmente las concedidas por el decreto ley 2153 ... y la Decisión 344 antes referida (sic), el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió legal y válidamente la resolución 35618 del 30 de abril de 2001”; que “Es claro e inequívoco que la Decisión 486 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, constituyéndose en el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”; que “ La expresión ‘BB2’...