PROCESO No. 123-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 123-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 56 y 58, literal f, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Caso: marca “SALSALIÑA”.

Expediente: N° 2003-00166-01 (8970).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de julio de 2005; así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “El 13 de mayo de 1985, ALIMENTOS EL CHEF LIMITADA (hoy ALIMENTOS DON MAGOLO LIMITADA) presentó solicitud de registro de la marca SALSALIÑA para distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, productos de la Clase 30 Internacional …”, que “Dentro del término legal FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó demanda de observaciones”; que “Mediante Resolución 8232 de 18 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundadas las observaciones formuladas por la actora y concedió el registro de la marca SALSALIÑA, Clase 30 Internacional, solicitada por ALIMENTOS DON MAGOLO LIMITADA, por considerar que no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”; que “Interpuestos los recursos de reposición y apelación, la División de Signos Distintivos, al decidir el de reposición, reiteró que la marca solicitada no se encontraba incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad, y concedió el recurso de apelación”; y que “Mediante Resolución 37266 de 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 8232 de 2002”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia la violación de “los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486”, argumentando al efecto que “Según el literal a) del artículo 136 … no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos y servicios o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación … Al concluir la Administración que entre las marcas SALSALIÑA (solicitada) y SALSINA (registrada) no existen semejanzas susceptibles de inducir al público a error violó por falta de aplicación esta norma, pues el signo solicitado está incurso en las causales de irregistrabilidad … En efecto: la expresión SALSALIÑA (solicitada) carece de distintividad, elemento indispensable para ser registrada como marca, pues es similar en su aspecto ortográfico, visual, fonético y conceptual a la expresión SALSINA … La Administración sostiene que la expresión SALSALIÑA presenta más consonantes que SALSINA ubicadas de forma diferente, característica que permite su coexistencia en el mercado. Se observa que SALSALIÑA solo tiene una consonante más que SALSINA (la letra L) que no le imprime distintividad a la expresión y lo único que pretende es confundir al público consumidor”; que “El consumidor al observar las expresiones SALSINA y SALSALIÑA para productos de la clase 30, de manera sucesiva, no tendrá capacidad de diferenciar entre una y otra porque realizando un análisis mental detallado pensará que la nueva expresión es otra línea de los productos que provienen de un mismo empresario que ya conoce”; que “La marca registrada SALSINA está compuesta por siete (7) letras, seis (6) de las cuales reproduce SALSALIÑA. La letra que no se reproduce es la N que fue cambiada por la letra Ñ. Entonces, es evidente la confundibilidad entre las letras Ñ y N y la poca diferenciación visual”; que “En consecuencia, la Administración debe proteger no solo al público consumidor sino al empresario frente a una simple duda de que la expresión que se pretende registrar pueda ser confundida con una marca registrada que le confiere un derecho adquirido, que prevalece sobre una mera expectativa del tercero solicitante del nuevo registro”; que “Desde el punto de vista fonético, las marcas se pronuncian de forma similar pues su composición ortográfica es casi idéntica, poseen una idéntica sílaba inicial SAL y las terminaciones de una y otra INA e IÑA son similarmente confundibles. A lo anterior se suma que la sílaba tónica de las dos expresiones es la penúltima y que la ubicación de las consonantes y las vocales de las mismas es casi idéntica”; que “En relación con el aspecto conceptual o semántico, la jurisprudencia ha reconocido que es un factor esencial de utilización para ponderar el grado de semejanza de las marcas, y es el elemento primario, la dimensión y característica de la marca denominativa”; que “En este caso, al público consumidor le será muy difícil hacer una clara diferenciación entre las dos expresiones de fantasía, sobre todo si la marca SALSINA (registrada) se encuentra contenida en la marca SALSALIÑA (solicitada)”; que “Sobre este aspecto la doctrina y la jurisprudencia han sido claras en afirmar que por carecer la expresión de fantasía de un contenido conceptual, el público consumidor (que aquí no es especializado) deberá aprehender mentalmente la expresión para luego aplicarla o relacionarla con los productos que desea adquirir. Así, si al público consumidor se le presenta en el mercado otra expresión de fantasía que carece de poder distintivo frente a la marca que ya se encuentra posicionada y que por su calidad y publicidad se ha fijado en la mente del consumidor, lo más seguro es que incurra en error y adquiera dicho producto pensando que es el mismo que ha venido comprando o que procede del mismo empresario”.

   El consultante también informa que, según el actor, “El literal b) del artículo 135 de la Decisión establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad … Esta norma fue violada por falta de aplicación porque la marca SALSALIÑA carece de distintividad y es incapaz de distinguir en el mercado los productos de ALIMENTOS DON MAGOLO LIMITADA respecto de aquellos distinguidos por la marca SALSINA de la actora”; que “La jurisprudencia y la doctrina han sostenido que en el estudio de confundibilidad de dos marcas en conflicto deben tenerse en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias. La Superintendencia erró al hacer la comparación de las marcas, pues le dio relevancia a las diferencias mas no a sus semejanzas. De haber realizado el estudio de manera contraria, claramente concluiría que SALSALIÑA presenta semejanzas gramaticales, conceptuales, gráficas y auditivas con la marca SALSINA de la actora”; y...