PROCESO 122-IP-2011

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2012
• Fecha de publicación: 09 Abril 2012
• Número de registro: 122-IP-2011
• Número de Gaceta: 2039
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 122-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 135 literales a), b) e), f), g) e i), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, el artículo 150 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00037. Actor: GRUPO GIULETI S.A. Marca: ETBE (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de enero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de noviembre de 2011.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

Demandante: GRUPO GIULETI S.A.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: LUDECOL S.A.

iii. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad LUDECOL S.A., solicitó el 28 de junio de 2004 el registro como marca del signo mixto ETBE, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza:

“COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ACEITES, GRASAS INDUSTRIALES, LUBRICANTES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE, COMBUSTIBLE, INCLUYENDO GASOLINA PARA MOTORES.”

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 496 de 29 de octubre de 2004, no se presentaron oposiciones.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 1542 de 31 de enero de 2005, resolvió conceder el registro solicitado.

4. La sociedad GRUPO GIULETI S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

5. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que el signo solicitado para registro es irregistrable, ya que su elemento gráfico consiste en un envase de uso común en relación con los servicios de la clase 35.

2. Sostiene, que la expresión ETBE es la sigla del nombre químico de un aditivo de combustibles. Por lo tanto, se trata de una expresión genérica para la clase 35.

3. Argumenta, que la expresión ETBE es comúnmente usada en el mercado. Se usa en la literatura que se refiere a dicho componente químico; también se usa en las etiquetas de los productos que lo contienen.

4. Agrega, que también es una expresión descriptiva del servicio que se comercializa.

5. Indica, que el signo solicitado para registro es engañoso, ya que hace pensar que únicamente se comercializa el aditivo ETBE.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Argumenta, que el elemento gráfico del signo solicitado para registro no es una forma usual en los servicios de la clase 35.

• Sostiene, que no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad que alega el demandante.

2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

La sociedad LUDECOL S.A., contestó la demanda de la siguiente manera:

• Argumenta, que el artículo 134 no habla de genericidad ni descriptividad.

• Sostiene, que en el signo solicitado para registro no se pretende la reivindicación del envase. Si así fuera se hubiera solicitado como marca tridimensional o como diseño industrial.

• Agrega, que no existe un envase típico para los servicios que se quiere comercializar con la marca.

• Manifiesta, que en el mercado no existe ningún servicio que se llame ETBE. Si se pregunta. ¿cuál es el servicio que se ampara?, nadie contestará ETBE.

• Indica, que la demanda nada dice sobre los productos de la clase 4 y, en este sentido, el signo solicitado para registro no viola el artículo 135 literal f) de la Decisión 486.

• Arguye, que el signo solicitado no es descriptivo para los servicios de la clase 5. No hay servicios que se describan como ETBE. Además el signo solicitado es mixto.

• Expone, que el signo solicitado para registro no engaña a nadie. Simplemente evoca los servicios que con el signo se prestan, lo que está permitido por el ordenamiento jurídico.

IV. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135, literales a), b), c), e), f), g) e i), y 136 de la Decisión 486.

No se interpretarán los artículos 136 y 135, literal c), ya que no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio. El 136 porque no se hace referencia a un derecho de un tercero, y el 135, literal c), porque no se está solicitando para registro de un signo tridimensional. El signo solicitado es mixto con un gráfico de un envase. Se restringirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b).

Y de oficio, se interpretará el artículo 150 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)”

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;”

(…)

i) puedan engañar a los...