PROCESO No. 122-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 122-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión 344, con base a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 604-2005. Actor: UBS AG. Marca: UBS (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de septiembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 222-2006-SCS-CS, de 19 de mayo de 2006, por medio del cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y del artículo 6 quinquies Sección A numeral 1 y Sección C numeral 1 del Convenio de la Unión de París, con motivo del proceso interno Nº 604-2005.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 06 de septiembre de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es UBS AG.

   Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, de la República del Perú y a UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. como Tercero Interesado.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   Con fecha 25 de septiembre de 1998, UBS A.G. solicitó el registro del signo mixto “UBS y figura de tres llaves cruzadas” para distinguir servicios de asesoramiento legal, especialmente en lo relacionado a la incorporación y administración de compañías, investigación científica e industrial, arrendamiento de tiempo de acceso a base de datos, creación de programas para procesamiento de información, arrendamiento de medios de almacenamiento electrónico, óptico y magnético y/o software, así como de equipo e instrumentos de la clase 9, arrendamiento de instalaciones de procesamiento de información, administración y ejercicio de derechos de propiedad industrial de la clase 42, reivindicando prioridad extranjera del 1 de abril de 1998.

   UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. formuló el 22 de marzo de 1999, observación contra la solicitud de registro sub materia. Esta acción la inició en su calidad de titular de la marca denominativa UPS con certificado de Registro Nº 9692, inscrita ante el INDECOPI para distinguir servicios de restauración (alimentación); de alojamiento temporal, de cuidados médicos; de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; servicios de investigación científica e industrial; de programación de ordenadores; y servicios que no puedan ser clasificados en otras clases, todos ellos de la clase 42 de la Clasificación Internacional.

   La empresa solicitante alega que sus marcas mixtas UBS identifican desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo la cual es reconocida en el territorio peruano como “Banco de Primera Categoría”. Asimismo, que la marca mixta UBS se encuentra debidamente registrada en Suiza, por lo que solicita la aplicación de la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París.

   Mediante Resolución Nº 2977-2000/OSD-INDECOPI de fecha 14 de marzo de 2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado, ya que consideró que algunos de los servicios que distinguen los signos en conflicto son los mismos, y que los elementos denominativos que conforman los signos en conflicto poseen gran nivel de cercanía debido a que coinciden en sus estructuras gramaticales, variando únicamente en sus letras intermedias.

   Con fecha 05 de abril de 2000, presentó recurso de apelación UBS AG, la cual fundamentó que, no obstante de haberlo solicitado, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) inaplicó la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París.

   A través de la Resolución Nº 1134-2000/TPI-INDECOPI, de fecha 09 de octubre del 2000, en última instancia administrativa, el Tribunal de INDECOPI, confirmó la resolución de primera instancia, denegando el registro de la marca mixta UBS por considerar que los consumidores podrían ser inducidos a confusión con las marcas de United Parcel Service of América, Inc.

   UBS AG formuló demanda de impugnación de la resolución administrativa, argumentando la coexistencia de hecho pacífica de las marcas a nivel internacional, la misma que fue declarada fundada por la Sala Civil de la Corte Suprema del Perú mediante sentencia de fecha 2 de junio de 2003.

   Esta última es apelada por la demandante ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema del Perú, quien remite a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   Del escrito de la demanda presentada por la empresa UBS AG.; se observan los siguientes argumentos legales:

   • La violación del Convenio de París.

   Argumenta la empresa demandante que solicitó expresa y formalmente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. Sin embargo, el Tribunal del INDECOPI denegó la marca solicitada sin tomar en consideración lo establecido por dicha norma: “Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca (…)”. En este sentido, no se trata de una violación meramente accesoria a un tratado internacional, sino a una resolución administrativa emitida al margen de las circunstancias de hecho que acreditan la coexistencia de las marcas en conflicto en todo el mundo y la ausencia de riesgo de confusión para los consumidores.

   • Coexistencia pacífica entre marcas a nivel internacional.

   Se argumenta que: “De la misma forma que United Parcel Service of América, Inc. ha reconocido en el procedimiento administrativo nuestra tradición y prestigio en los mercados internacionales, UBS AG., también reconoce que ésta empresa norteamericana de mensajería es una de las más importantes del sector manteniendo actualmente operaciones en todo el mundo (…). Evidentemente, la naturaleza internacional de nuestras operaciones permite concluir que ambas están presentes en los más importantes mercados del mundo entero, lugares donde coexisten sin provocar error o confusión entre los consumidores. Lo cierto es que no existen razones para señalar que la situación tiene que ser diferente en el caso consumidores peruanos.”

   Así, señala que cuando dos marcas tienen una larga tradición en los mercados mundiales, éstas adquieren una fuerte distintividad que permite a los consumidores identificarlas y distinguirlas.

   Asimismo, que la presencia efectiva de la marca mixta UBS en el mercado peruano no sólo se manifiesta a través de los medios de comunicación sino que poseen representantes permanentes acreditados ante la Superintendencia de Banca Seguros, los cuales vienen actuando en el territorio peruano acorde con las normas vigentes.

   Por otra parte, considera la demandante que, son marca de casa señalando que: “Reconocemos una “marca de la casa”, cuando los consumidores asocian una denominación determinada, con un fabricante en particular. Sin importar el producto o servicio de que se trate, los consumidores siempre asociarán ésa marca con ése fabricante (…). Nuestra marca, UBS + (logo de tres llaves cruzadas), se utiliza en diferentes productos o servicios con el propósito que los consumidores conozcan que su proveedor es una importante entidad bancaria suiza.Y lo propio ocurre con las marcas de United Parcel Service of América, Inc. al estar relacionadas con dos empresas de actividades completamente distintas, lo cierto es que ambas marcas nunca han llevado a error a los consumidores.”

   Considera la demandante que la existencia de una violación manifiesta a las normas del Convenio de París, también se produce una “infracción de las normas de la Organización Mundial del Comercio –OMC”-. Fundamenta este argumento en el artículo 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, señalando que una violación de la mencionada norma implicaría asimismo, una violación de las obligaciones adquiridas por el Estado peruano en el ámbito internacional.

   • No existe semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto.

   El escrito de la demanda expone en este punto los criterios de registrabilidad conforme al artículo 131 del Decreto Legislativo 823. En este sentido, alega la diferencia entre los conjuntos literales en conflicto, las cuales el Tribunal del INDECOPI no tomó en consideración, violando así las disposiciones del Decreto Legislativo 823.

   Dice que: “Existiendo diferencias en la letra central de ambos conjuntos literales, donde una letra “B” ocupa el lugar de una letra “P”, podemos señalar que tal desigualdad representa una diferencia substancial en marcas formadas por apenas tres letras (…)”. Asimismo, alega que en la resolución administrativa impugnada, como consecuencia de las infracciones a los criterios de registrabilidad, se termina otorgando una suerte de monopolio sobre letras del alfabeto.

   De otro lado, no se tomó en cuenta que su marca es mixta y que el logo refuerza las diferencias existentes entre los signos, ya que las marcas deben ser evaluadas considerando su conjunto.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

   Fundamentos de la contestación.

   • Respecto a la aplicación del Convenio de París

   En este sentido, señala que a partir de la norma citada, la empresa demandante construye una argumentación falaz con la cual pretende demostrar que...