PROCESO 122-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 122-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135, literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: ETERNIT COLOMBIANA S.A. Marca: “CANALETA 90” (nominativa). Proceso interno N° 2004-0000801.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de julio del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 17 de agosto del dos mil cinco.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   Actúa como demandante la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A.

   1.2. Acto demandado

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., por intermedio de apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 20926, de 28 de julio del 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, quien decidió revocar la decisión contenida en la Resolución 12289, de 30 de abril del 2003; declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Ladrillera Santafe S.A.; y, negar el registro de la marca “CANALETA 90” (nominativa), solicitado por ETERNIT COLOMBIANA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Solicita adicionalmente la actora, que como consecuencia de lo anterior, se conceda el certificado de registro correspondiente a la marca “CANALETA 90” (nominativa).

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 24 de octubre del año 2002, la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó solicitud para obtener registro de la marca “CANALETA 90” (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 17 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 523, de 27 de diciembre del 2002.

   - Dentro del término legal, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición a la referida solicitud, con fundamento en “…la supuesta genericidad y descriptividad del signo y por consiguiente por carecer de distintividad”.

   - El 30 de abril del año 2003, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución Nº 12289, por medio de la cual declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “CANALETA 90” (nominativa) en favor de ETERNIT COLOMBIANA S.A.

   - La sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A., dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra de la resolución Nº 12289.

   - El 27 de junio también del 2003, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 05863, por la cual confirmó en todas sus partes la resolución inicial.

   - El 28 de julio del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 20926, revocando lo decidido en la Resolución Nº 12289 y, concediendo el registro del signo solicitado.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., por medio de apoderado, manifiesta, como ha sido ya anunciado, que el 24 de octubre del 2002 solicitó el registro de la denominación “CANALETA 90” (nominativa), como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 17; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, la sociedad LADRILLERA SANTAFE S.A. presentó oposición a la misma.

   Señala también, que mediante la Resolución Nº 12289, de 30 de abril del 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición propuesta por LADRILLERA SANTAFE S.A. y, concedió el registro de la denominación solicitada. Posteriormente, la sociedad opositora interpuso respecto de ese acto, recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió finalmente la Resolución Nº 20926, de 28 de julio del 2003 que, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión contenida en la Resolución 12289.

   Argumenta que la mencionada Superintendencia violó el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 pues “…no se respetó el derecho adquirido por la Sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. en relación a la marca CANALETA 90”.

   Asevera que “…el signo CANALETA 90 no constituye el nombre de producto alguno; puede que exista un alto grado evocativo pero también un grado de fantasía suficiente para darle la distintividad que requiere. Para aplicar la causal de irregistrabilidad se debe considerar un criterio muy estricto, y por ello debe establecerse si es o no genérica, con el fin de determinar si es o no registrable”.

   En apoyo de la supuesta violación, la actora refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal de los procesos 3-IP-95 y 4-IP-98. Realiza, así mismo, un análisis referente a la genericidad y descriptividad del signo en relación con los productos distinguidos, amparándose para ello en jurisprudencia de este Tribunal plasmada en los procesos 2-IP-89, 10-IP-94 y 72-IP-2003.

   Con relación a la marca CANALETA registrada con anterioridad y a su uso, señala que “fue la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. la compañía que lanzó al mercado de la construcción por primera vez un producto de cubierta llamado CANALETA, en el año 1960. Es importante destacar que para ese entonces, no existía en el mercado ningún elemento de construcción con ese nombre, en ningún material”. Asevera que a partir de ese momento, los productos CANALETA 43 y CANALETA 90, son conocidos en el mercado como productos exclusivamente de propiedad de ETERNIT COLOMBIANA S.A.

   Alude la violación, además, del artículo 134 de la Decisión 486, puesto que, según expresa, “…la marca CANALETA 90 cumple con los requisitos previstos en la norma para ser marca … y, por otra parte, posee la distintividad intrínseca necesaria para convertirse en marca.

   Considera que “…CANALETA 90 se distingue de los demás no sólo desde el punto de vista del signo, sino además desde la perspectiva de la utilización que se ha hecho del mismo”.

   Concluye manifestando, en lo principal, que “…si la Superintendencia en sus distintas instancias, hubiera efectuado el examen de la marca de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) su conclusión hubiera tenido que ser distinta, pues desde el principio tendría que haber llegado a la conclusión de que el signo CANALETA 90 Clase 17, de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A., era distintivo y por ende con la vocación suficiente como para convertirse en marca, por ser distintiva y no estar incursa en ninguna causal de irregistrabilidad”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

   Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “…no se ha incurrido en violación de los artículos 134, y 135 literales b) y f) de la Decisión 486 …”.

   Asevera que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

   Refiere las disposiciones relativas a los requisitos que debe cumplir una marca, señalando antecedentes jurisprudenciales sentados por este Tribunal en el proceso número 14-IP-98.

   Acerca de la...