PROCESO 121-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2364105-17462500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 121-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 159 de la misma Decisión.

Marca: STRADA (mixta).

Demandante: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

Proceso interno 2009-00010-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 804 de 16 de marzo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00010-00.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Hechos.

* El 25 de abril de 2007, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. solicitó el registro de la marca STRADA (mixta) para distinguir "Sistemas de navegación para vehículos, cámaras retrovisoras para vehículos; partes y accesorios para los productos mencionados anteriormente" en la Clase 9 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 28 de septiembre de 2007, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 580, sin que fueran presentadas oposiciones.

* El 10 de junio de 2008, mediante Resolución 18837, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó de oficio el registro de la marca STRADA (mixta), bajo el argumento de que era confundible con la marca STRADA (mixta) previamente registrada por Fiat Group Automóviles S.P.A. para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 24 de junio de 2008, Matsushita Electric Industrial Co., LTD. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 18837.

* El 17 de julio de 2008, mediante Resolución 24861, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la Resolución 18837.

* El 20 de agosto de 2008, mediante Resolución 29620, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 18837.

* Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 29620, 24861 y 18837. Demanda que fue admitida a trámite el 26 de marzo de 2009.

* El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

* El signo solicitado STRADA (mixto), que contiene el diseño especial y característico que otorga distintividad a las marcas de titularidad de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. y que es parte esencial de la marca y del acuerdo de coexistencia con Fiat Group Automobiles S.P.A., en su conjunto, resulta diferente al signo registrado por esta última.

* Las expresiones, no obstante a ser idénticas en su parte denominativa, presentan diferencias en cuanto a los diseños, que sumado a la diferencia de clases, arroja una diferencia que permite a los signos STRADA (mixtos) coexistir sin riesgo de confusión. Por lo anterior, las empresas titulares de las marcas firmaron un acuerdo de coexistencia, que cumple los presupuestos señalados por la doctrina y la jurisprudencia.

* En virtud del principio de especialidad, nada impide la coexistencia de dos signos similares o incluso idénticos si los mismos distinguen productos o servicios de diferente naturaleza, como ocurre en el presente caso, en que los signos en supuesto conflicto distinguen productos que adicionalmente a estar comprendidos en clases diferentes, resultan totalmente diferentes y fácilmente diferenciables.

* Los productos a amparar por los referidos signos no resultan conexos, por cuanto son de clase y género totalmente distinto, al tener cada uno un uso específico, sin existir ningún tipo de intercambio entre los mismos. Los productos específicos reivindicados por la marca solicitada STRADA (mixta) de la clase 9, en este caso, no tienen la misma finalidad, no son intercambiables entre sí y no son del mismo género que los productos protegidos por la marca STRADA (mixta) en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Es fundamental tener en cuenta el acuerdo de coexistencia suscrito entre Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. y Fiat Group Automobiles S.P.A., titular de la marca registrada STRADA (mixta), firmado el 1 de junio de 2007, en el cual la multinacional japonesa y la hindú acuerdan la coexistencia pacífica de las marcas a nivel mundial. Con el fin de lograr la coexistencia pacífica, las partes se comprometieron a no oponerse al uso o registro de las marcas FIAT STRADA y STRADA, y a tomar las medidas necesarias para evitar y minimizar la posibilidad de confusión y asociación entre las marcas STRADA (mixtas).

Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

* La marca STRADA (mixta), solicitada, presenta semejanzas con la marca STRADA (mixta), registrada, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor. El signo STRADA (mixto) presenta similitudes en los aspecto gráfico, ortográfico, fonético y conceptual que imposibilitan su identificación e individualización, habida cuenta que el signo solicitado incorpora la totalidad del elemento denominativo de la marca registrada STRADA (mixta), induciendo a error al consumidor, quien puede pensar que se trata de una nueva línea de productos de las marcas originales STRADA.

* Los productos que distinguen los signos cotejados están íntimamente correlacionados, habida cuenta que el signo solicitado STRADA (mixto) busca identificar accesorios de los productos que distingue la marca registrada STRADA (mixta), evidenciando de esta manera la existencia de conexión competitiva.

* Finalmente, los acuerdos de coexistencia sólo tendrán relevancia en tanto las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efecto de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere, garantizando que el origen empresarial de las marcas será retenido por los consumidores o que, por delimitación de sus productos o servicios, no exista competencia en el mercado, lo cual no acontece en el presente caso.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

* Que, los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía...