PROCESO 121-IP-2014

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 121-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 273 de la Decisión 486 y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Consultante: Dirección de Signos Distintivos (DSD), del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú.

Asunto: Acción de nulidad presentada por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. contra el registro de la marca “EXPONÁUTICA PERÚ” (denominativa).

Procedimiento administrativo: 541955-2013 .

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días de noviembre del dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 541955-2013.

El Auto de 17 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) decidió: “Otorgar a la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, República del Perú, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un órgano permanente; 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad de sus actos”.

La comunicación 1392-2014/DSD-INDECOPI de 3 de octubre de 2014, recibida el mismo día vía correo electrónico, mediante la cual la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014.

El Auto de 29 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

  1. ANTECEDENTES:

    Partes en el procedimiento administrativo:

    Accionante: MARFOR PRODUCCIONES S.R.L.

    Emplazada: PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L.

    Antecedentes generales:

    1. El 6 de septiembre de 2012, la empresa PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. y MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. celebraron un contrato de asociación en participación denominado “Convenio de Organización Expo Náutica 2012”, a fin de trabajar conjuntamente para que se lleve a cabo el evento denominado “EXPONÁUTICA 2012”. En la medida que ambas empresas son creadoras de la marca EXPONÁUTICA PERÚ, se comprometieron a no hacer uso de dicha marca en el futuro, sin previa autorización de la otra parte.

    2. PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. solicitó el registro de la marca “EXPONÁUTICA PERÚ” (denominativa), la misma que fue otorgada por la Dirección de Signos Distintivos mediante Certificado P00200095.

    3. El 2 de agosto de 2013, MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. presenta acción de nulidad contra el registro de la marca “EXPONÁUTICA PERÚ”, registrada en favor de PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L.

    4. Mediante providencia de 26 de noviembre de 2013, la Comisión de Signos Distintivos señala que: “Habiéndose vencido el plazo de ley, sin que la emplazada conteste la acción de nulidad, téngase por no contestada y pase el expediente a resolver”. El titular de la marca objeto de anulación, PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. presentó un escrito de “téngase presente al momento de resolver”.

    5. El 22 de agosto de 2014, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal interpretación prejudicial del artículo 237 de la Decisión 486.

      Argumentos de la accionante:

    6. MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. presenta acción de nulidad sobre la base de los siguientes argumentos:

      - En la medida que ambas empresas son creadoras de la marca EXPONÁUTICA PERÚ, se comprometieron a no hacer uso de dicha marca en el futuro, sin previa autorización de la otra parte.

      - De lo señalado en el referido convenio se desprende que tanto PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. como MARFOR PRODUCCIONES S.R.L., reconocen ser propietarios de la marca EXPO NÁUTICA PERÚ, además que ambas empresas acordaron que no podrían hacer uso de la misma sin previa autorización escrita de la otra parte.[1]

      - Sobre el particular, la propia Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, citando al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado en numerosos pronunciamientos que para determinar si una persona obró con mala fe resulta necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto o ilegal.

      - En consecuencia, existiendo un acuerdo expreso en el contrato, resulta evidente que PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. registró la marca EXPO NÁUTICA actuando de mala fe, determinando el uso excluyente por una sola de las partes, a pesar que ambas empresas trabajan conjuntamente en el desarrollo de la feria EXPO NÁUTICA a fin de generar el posicionamiento del evento y su denominación.

      - Dicho actuar, además de ser una práctica reñida con la lealtad comercial y el principio de competencia por eficiencia, afecta directamente a la empresa obstaculizando su actividad concurrencial, al no permitírsele el uso de la denominación EXPO NAÚTICA, no obstante haber trabajado para lograr su posicionamiento en el mercado.

      Argumentos de la emplazada:

    7. El titular de la marca objeto de anulación, PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L., señaló lo siguiente:

      - El 18 de septiembre de 2013, en su calidad de representante legal de PROFESIONALES MARÍTIMOS S.R.L. – PROMAR, fue notificado con el contenido de la cédula de notificación de 6 de septiembre de 2013, por la que se corre traslado del escrito S/N de 2 de agosto de 2013 presentado por Víctor Gerardo Marquina Mauny en representación de MARFOR PRODUCCIONES S.R.L.

      - En el supuesto negado que MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. sea co-creadora de la marca denominada EXPO NÁUTICA; la solicitante, en mérito al pronunciamiento contenido en el primer párrafo de la cédula de Notificación de 6 de septiembre de 2013, no ha presentado medio probatorio alguno destinado a probar los hechos en que sustenta su pretensión, vulnerando de esta manera el deber probatorio de todo administrado.

      - Toda pretensión, incluida una solicitud de nulidad de registro de marca, debe estar acompañada de los medios probatorios suficientes para acreditar los hechos en que se sustenta la solicitud, de lo contrario sería declarada infundada.

      - Debido a que MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. ha hecho caso omiso a su deber probatorio al no haber presentado evidencia alguna que pueda demostrar los hechos en que sustenta su pretensión nulificante, ésta debería ser declarada infundada.

      La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita la siguiente interpretación:

    8. Conforme a lo expuesto por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L., puede advertirse que el argumento de la referida acción no puede ser materia de pronunciamiento a través del procedimiento de nulidad de registro a que se refiere el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto el supuesto argumentado por la accionante correspondería a lo reservado para la Acción Reivindicatoria, conforme al artículo 237 de la Decisión 486.

    9. En este contexto solicita que este Tribunal se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si cuando se hace referencia a que “las acciones reivindicatorias se tramitan ante la autoridad nacional competente”, se está incluyendo bajo esta categoría a entidades de la administración pública, diferentes a los “Jueces Nacionales”, pero con competencia cuasi jurisdiccional como ocurre en el caso del Indecopi.

  2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL SOLICITADA:

    1. De conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

    2. A tenor del artículo 32 de dicho Tratado, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico andino.

    3. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicitó la interpretación del artículo 237[2] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    4. Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio los artículos 273[3] de la Decisión 486 y 122[4] del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

  3. CUESTIONES EN DEBATE:

    1. De la legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi para solicitar interpretación prejudicial facultativa.

    2. La finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.

    3. La acción reivindicatoria conforme al artículo 237 de la Decisión 486.

    4. Competencia para conocer la acción reivindicatoria. El concepto de “Autoridad Nacional Competente” en la Decisión 486.

  4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE:

    1. De la legitimidad activa de la Dirección de Signos Distintivos y de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi para solicitar interpretación prejudicial facultativa.

      Antecedentes:

      1. Mediante Oficio 1087-2014/DSD-INDECOPI de 22 de agosto de 2014, recibido el mismo día vía correo electrónico, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el procedimiento administrativo 541955-2013.

      2. Mediante Auto...

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