PROCESO 121-IP-2008

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1713
• Número de registro: 121-IP-2008
• Fecha de publicación: 21 Abril 2009
• Sección: Procesos
• Año: 2009
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 121-IP-2008

Interpretación prejudicial, del artículo 238, de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 154 y 155 literal d), de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 2137-2008. Actor: Sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L. Caso: INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 28 de enero de 2009, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. Las partes.

Demandante: SOCIEDAD BICIMOTO IMPORT E.I.R.L.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI).

Tercero Interesado: SOCIEDAD PROMOTORA GENESIS S.A.C.

III. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad PROMOTORA GÉNESIS S.A.C, tiene registrada en Perú la marca denominativa SFX, bajo el certificado No. 84971, y para amparar productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

b. La sociedad PROMOTORA GÉNESIS S.A.C, el 26 de noviembre de 2004, presentó ante el INDECOPI una acción por infracción de derechos de propiedad industrial en contra la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L.

La accionante argumentó que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, se encontraba usando de manera ilegal su marca SFX, ya que estaba comercializando rodajes falsos con el signo SFX.

3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 9532-2005-OSD-INDECOPI, emitida el 21 de julio de 2005, declaró fundada la denuncia presentada, prohibió el uso del signo SFX, y sancionó a la empresa BICIMOTO IMPORT E.I.R.L.

3. La sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

3. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, mediante Resolución No. 0281-2006-TPI-INDECOPI, emitida el 2 de marzo de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

3. La sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, presentó acción contenciosa administrativa contra el INDECOPI.

3. La Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución No. 11 del 29 de marzo de 2007, declaró infundada la demanda presentada.

3. La sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

3. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia del 29 de mayo de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la providencia impugnada.

3. La sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L, interpuso recurso extraordinario de casación contra la anterior providencia.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos:

1. Sostiene, que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L., compró vía Internet un lote de rodajes de marca SFX – SHEN FAR XIAN. La exportadora fue la empresa china XIAN FAR EAST IMPORT Y EXPORT CO.

2. Aduce, que la marca de rodajes SFX – SHEN FAR XIAN, se venía comercializando en el Perú sin ninguna clase de limitación.

3. Afirma, que la importación de la mercadería se realizó legalmente y de buena fe, ya que se desconocía que la marca SFX se encontraba registrada en Perú. Además, la marca china SFX – SHEN FAR XIAN es completamente diferente a la simple denominación SFX.

4. Argumenta, que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L., en todo momento se mostró dispuesta a dejar de comercializar productos con la marca SFX.

5. Agrega, que aunque la sociedad PROMOTORA GÉNESIS sea la titular de la marca SFX, no está demostrado que dicha empresa sea fabricante o importadora de rodajes con ese signo distintivo.

6. Manifiesta, que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L., adquirió en el mercado local rodajes de marca SFX. Dicha adquisición se realizó a la sociedad SOCOPUR S.A.C, empresa diferente de la sociedad PROMOTORIA GÉNESIS S.A.C.

7. Explica, que el anterior hecho no es incompatible con la importación de los rodajes de marca SFX – SHEN FAR XIAN.

3. La contestación de la demanda.

a. Por parte del INDECOPI.

INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

• Sostiene, que la sociedad demandante sí conocía de la inscripción de la marca SFX a nombre de la sociedad PROMOTORA GÉNESIS S.A.C., ya que existe una factura que demuestra que adquirió en Perú productos identificados con dicha marca.

• Agrega, que el registro marcario es público y, por lo tanto, existe la presunción de que toda persona conoce su contenido. Es una presunción de derecho y, en consecuencia, no admite prueba en contrario.

• Argumenta, que se determinó que la sociedad BICIMOTO IMPORT E.I.R.L., importó y comercializó productos utilizando la marca SFX. Lo anterior, facultaba al titular de la marca para presentar la denuncia ante el INDECOPI.

• Explica, que para entablar la denuncia mencionada, no era necesario demostrar que el titular de marca fabricara o importara rodajes con la marca SFX.

b. Por parte de la Tercera Interesada.

La tercera interesada contestó la demanda de la siguiente manera:

• Afirma, que el demandante usó el signo SFX para importar y comercializar productos de la clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Sostiene, que la sociedad demandante sí tenía conocimiento de la existencia en el mercado peruano de productos con marca SFX, ya que ésta adquirió en dicho mercado productos identificados con aquella marca.

• Manifiesta, que de lo anterior se evidencia la mala fe del demandante. Aduce, además, que su intención es importar y utilizar indebidamente el signo SFX.

iV. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es: el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretará el literal a) del artículo 155, ya que esta norma no es pertinente para el caso bajo estudio

El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: los artículos 154 y 155, literal d), de la misma normativa.

A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

Decisión 486

(…)

Artículo 154

“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Artículo 155

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”;

(…)

Artículo 238

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta...