PROCESO 120-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2006
• Fecha de publicación: 25 Septiembre 2006
• Número de registro: 120-IP-2006
• Número de Gaceta: 1403
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 25 -

PROCESO 120-IP-2006

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal b), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: HI-TEC SPORTS PLC.

Marca: “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”.

Expediente Interno N° 868-2004.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de julio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 5 de julio de 2006.

1. Antecedentes

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

La parte demandante es: HI-TEC SPORTS PLC.

La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú; la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales.

El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS.

2. Actos demandados

La sociedad HI-TEC SPORTS PLC, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 1387-2001/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2001, que confirmó la Resolución Nº 4244-2001/OSD-INDECOPI, de 24 de abril de 2001, la cual declaró infundada la oposición formulada por HI-TEC SPORTS PLC y, en consecuencia, otorgó el registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”, para distinguir prendas de vestir en general, incluyéndose zapatos, zapatillas, suelas y plantillas, productos comprendidos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 4 de febrero de 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS solicitó el registro del signo constituido por “la representación tridimensional de una planta de calzado; en el talón presenta tres H con cuatro cocadas en los lados; en la puntera tiene líneas horizontales; en la parte central un cuadrado con la denominación YHITECSA; en el taco dos cocadas separadas y líneas horizontales; en el perfil aparece un pequeño quebrante para cerco de costura”, para distinguir prendas de vestir en general, incluyendo zapatos, zapatillas, suelas y plantillas”, Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud se tramitó mediante el expediente administrativo Nº 100363-2000.

Signo solicitado:

2. El 14 de abril del 200 fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el extracto de la solicitud de registro del mencionado signo.

3. El 30 de mayo del 2000, la firma HI-TEC SPORTS PLC (Estados Unidos de América) formuló observación argumentando ser titular de las marcas Hl-TEC (certificado N° 80998) y figura de rayo (certificado N° 71137) registradas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, señaló que su marca Hl-TEC es notoriamente conocida y adjuntó documentos a fin de acreditarlo.

Indicó que “el signo solicitado es similar y confundible con su marca registrada HITEC (debió decir HI-TEC), la cual se encuentra incluida dentro del signo solicitado YHITECSA, por lo que de otorgarse el registro solicitado, el público consumidor pensaría que los productos que distingue el signo solicitado son productos de su empresa”.

Mencionó que además de la similitud de los signos, distinguen la misma clase de productos y fundamentó su observación en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

• Marca registrada: HI-TEC; y,

• Marca registrada: figura de rayo:

4. El 18 de agosto del 2000, el señor ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS contestó a las observaciones de HI-TEC SPOFTS PLC señalando que “el término YHITECSA que se encuentra en el signo solicitado difiere sustancialmente de la marca HI-TEC, pues fonéticamente dicho término es distinto a la marca registrada”, señaló, además, que “el observante está reduciendo el análisis de confundibilidad únicamente a los términos Hl-TEC cuando en realidad debe hacerse entre los términos YHITECSA y Hl-TEC”.

5. La firma PLANTAC S.A.C., igualmente, formuló observación al registro, argumentando que “el signo solicitado no es suficientemente distintivo, por lo que se encontraría incurso en las prohibiciones establecidas en los artículos 128 y 129 incisos a), b) y c) del Decreto Legislativo 823”. Manifestó que “el signo solicitado obedece a una forma usual del producto a distinguir y constituye una forma que le otorga una ventaja funcional o técnica al producto, pues tiene como diseño principal figuras geométricas irregulares que corresponden a la huella de la planta que tiene como propósito la adhesión a la superficie”. Señaló también que “de otorgarse el registro solicitado, se estaría excluyendo injustamente a los demás agentes del sector del mercado de fabricación de plantas de calzado”.

6. El 18 de agosto del 2000, ÁNGEL GABRIEL CRUZ ROJAS manifestó, en relación con la observación formulada por PLANTAC S.A.C., que “el signo solicitado es distintivo, pues es un diseño creado, que se puede diferenciar de cualquier otro producto de la clase 25 y que no es una ventaja funcional o técnica”.

7. El 21 de agosto de 2000, la Oficina de Signos Distintivos, después de verificar que ha vencido el plazo otorgado para contestar las observaciones formuladas...