PROCESO 12-IP-2009

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1732
• Número de registro: 12-IP-2009
• Fecha de publicación: 14 Julio 2009
• Sección: Procesos
• Año: 2009
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 21 -

PROCESO 012-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: JABONERÍA WILSON S.A.Marca: “EL MACHO”. Proceso Interno Nº 2645-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, enSan Francisco de Quito, a los 07 días del mes de mayo del año dos mil nueve.

VISTOS:

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante el auto dictado el 19 de marzo de 2009.

1. Las partes.

Demandante:JABONERÍA WILSON S.A.

Demandada:Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de la República del Perú.

Tercero interesado: PERFUMERÍA INDUSTRIAL DEL PERÚ E.I.R.L.

2. Determinación de los hechos relevantes

En el presente caso, se solicita como pretensión principal la invalidez de las dos (02) resoluciones administrativas del Tribunal del INDECOPI dictadas en los expedientes: Nº 141767-2002 y Nº 144675-2002.

En tal sentido, el 26 de abril de 2007, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 013, ordena acumular el Expediente Nº 1136-05 en el Expediente Nº 474-04 en el estado en que se encuentran.

2.1. Expediente Nº 141767-2002:

El 03 de enero de 2002, PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L.solicitó el registro del signo “7 Machos y figura” (mixto) para distinguir: jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, sahumerios, aguas perfumadas, productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 08 de marzo de 2002, JABONERÍA WILSON S.A. formuló oposición fundamentando que, en el Ecuador es titular de las marcas “EL MACHO” (mixtas) inscritas con Certificados Nos: 375-00-DNPI y 402-00 DNPI, vigentes hasta el 16 de febrero de 2010, para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 18 de febrero de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emite la Resolución Nº 001735-2003/OSD-INDECOPI por medio de la cual declara improcedente la oposición formulada y otorgó el registro solicitado.

El 17 de marzo de 2003, JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación.

El 04 de junio de 2003, la Sala de Propiedad Intelectual emitió la Resolución Nº 0528-2003/TPI-INDECOPI declarando nula la Resolución Nº 001735-2003/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, devolvieron lo actuado a la OSD, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento, tomando en cuenta el Expediente Nº 157571-2002, correspondiente a la marca “EL MACHO MÁS SUAVE QUE NUNCA”, solicitado por JABONERÍA WILSON S.A. para acreditar su interés real en el mercado peruano.

El 30 de septiembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 11450-2003-OSD-INDECOPI resuelve declarar infundada la oposición formulada por JABONERÍA WILSON S.A. y, en consecuencia, registrar el signo “7 Machos y figura” (mixto) a favor de PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L.

El 17 de octubre de 2003, JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que siendo titular de las marcas “EL MACHO” pretendió incursionar en el mercado peruano con dichas marcas encontrándose con que PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. había solicitado el registro de un signo evidentemente confundible con sus marcas anteriormente registradas. En aras de la protección de sus derechos adquiridos en el Ecuador y del prestigio obtenido por dichos signos, solicitó el registro de la marca “EL MACHO MAS SUAVE QUE NUNCA y logotipo”.

El 20 de enero de 2004, el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución Nº 0031-2004/TPI-INDECOPI resuelve confirmar la Resolución Nº 11450-2003/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca de producto “7 Machos y figura” (mixta) a favor de PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. para distinguir: jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos, sahumerios, aguas perfumadas, productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

Posteriormente, JABONERÍA WILSON S.A. interpone demanda de IMPUGANACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA en contra del INDECOPI; Procurador de la República y PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L.

El 26 de abril de 2007, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 013, ordena acumular los procesos bajo el Expediente Nº 474-04 en el estado que se encuentran.

El 25 de mayo de 2007, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Nº 016, declara infundada la demanda interpuesta por JABONERÍA WILSON S.A.

El 09 de julio de 2007, JABONERÍA WILSON S.A. interpone recurso de apelación, resuelto mediante Sentencia AP. NRO. 4187-2007, mediante la cual se confirma la Resolución Nº 016 y se declara infundada la demanda de apelación interpuesta.

El 29 de agosto de 2008, JABONERÍA WILSON S.A. interpone recurso de casación, concedido mediante auto AP. 4187-2007.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, califica el recurso de casación planteado, y lo declara procedente, suspende la programación de la fecha para la vista de la causa hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.

2.2. Expediente Nº 144675-2002:

El 11 de febrero de 2002, JABONERÍA WILSON S.A. (Ecuador) solicitó el registro del signo “EL MACHO” (denominativo), para distinguir productos de limpieza a base de detergentes en barra, polvo, pasta o líquido, para uso doméstico y/o industrial preparaciones para pulir, desengrasar y raspar protegidos dentro de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 07 de mayo de 2002, PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. formuló oposición a la solicitud del registro, manifestando que: es titular de la marca “7 MACHOS y etiqueta” que distingue productos de tocador y colonias de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, señaló haber solicitado bajo el Expediente Nº 141767-2002, el registro del signo “7 MACHOS y empaque” para distinguir jabones perfumes, aceites esenciales, cosméticos, sahumerios y aguas perfumadas comprendidas dentro de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 14 de junio de 2002, JABONERÍA WILSON S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que: formuló oposición andina al registro de la marca “7 MACHOS y empaque” debido a que reproduce el elemento predominante de sus marcas registradas en el Ecuador, al compartir la palabra MACHOS.

El 25 de febrero de 2003, JABONERÍA WILSON S.A. mediante escrito señaló que: los productos distinguidos por los signos en cuestión son de distinta naturaleza, puesto que mientras con el signo solicitado se pretende distinguir artículos destinados a la limpieza del hogar, la marca sustento de la oposición distingue artículos destinados al cuidado de la piel y el embellecimiento. Por tal razón, dichos productos no son complementarios ni sustitutos y son comercializados generalmente en establecimientos comerciales diferentes.

El 21 de mayo de 2003, mediante Resolución Nº 5636-20032-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado “EL MACHO”.

El 12 de junio de 2003, JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de apelación, reiterando sus argumentos, y solicitando la suspensión del presente procedimiento por considerar que éste se encuentra vinculado al Expediente Nº 141767-2002 sobre el registro de la marca “7 MACHOS y empaque” solicitado por PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L.

El 04 de julio 2003, JABONERÍA WILSON S.A. reiteró la solicitud de suspensión del presente procedimiento.

El 09 de julio de 2003, PERFUMERÍA INDUSTRIAL del PERÚ E.I.R.L. absolvió el traslado de la apelación,...