PROCESO 12-IP-2014

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 12-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Marca: “SOL” (mixta). Expediente Interno: 2009-00579.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 146 de 29 de enero de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00579.

El Auto de 26 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

  1. Las partes:

    Demandante: CCM IP S.A.

    Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

    Tercera interesada: LUZ DARY MATEUS CASTAÑAS

  2. Determinación de los hechos relevantes:

    – El 21 de abril de 2008, la sociedad CCM IP S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SOL (mixta) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza.

    – Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 594 de 31 de julio de 2008, la señora LUZ DARY MATEUS CASTAÑAS formuló oposición a la misma argumentando ser titular de las marcas SOL (denominativa), SOL (mixta), KOLA SOL (mixta), SODA SOL (mixta), LIMONADA SOL (mixta) y KOLA SOL LIGHT (mixta) previamente registradas para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza.

    – Mediante Resolución 02118 de 27 de enero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada dicha oposición y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca solicitada.

    – Contra la citada Resolución, la opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto mediante Resolución 15950 de 31 de marzo de 2009 confirmando la decisión anterior.

    – El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución 36061 de 17 de julio de 2009 en el sentido de revocar la decisión inicial, declarar fundada la oposición y, en consecuencia, denegar el registro de la marca SOL (mixta).

    – El 26 de junio de 2013 el Consejo de Estado resolvió “Suspender el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica” la respectiva interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

  3. Fundamentos de la demanda:

    La demandante CCM IP S.A. manifestó lo siguiente:

    – La denominación SOL es un componente de uso común, que adolece de una evidente debilidad. La pérdida de progresividad de distintividad extrínseca es uno de los elementos que caracteriza a las expresiones de uso común, pues evidentemente un signo deja de ser distintivo en relación con otros conjuntos de marcas cuando su uso se vuelve reiterado en el comercio y es tolerado en diferentes contextos gramaticales o fonéticos, tanto por la autoridad de marcas, como por su titular original.

    – Existen diversas marcas registradas a nombre de diferentes titulares que contienen la palabra SOL.

    – Adicionalmente, el examen de confundibilidad efectuado en el presente caso sólo se centró en algunos de los elementos que contienen las marcas desconociendo con ello los principios básicos de comparación en tanto no fue tenida en cuenta la visión en conjunto de éstas.

    – En tal sentido, la Superintendencia desconoció el derecho previamente adquirido que le asiste a la sociedad CCM IP. S.A. respecto de la marca SOL CERO desde el año 2007. El signo solicitado resulta ser una marca derivada de SOL CERO.

  4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

    La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:

    – La palabra SOL es una expresión que no tiene relación directa con los productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza, ni es evocativa ni alegórica de los mismos, de suerte que siendo una expresión caprichosa sobre la cual ya existen unos registros válidamente concedidos, es claro que su representación no puede sustraerse de la comparación que corresponde efectuar.

    – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

    – Los signos confrontados distinguen el mismo producto “cerveza” de la Clase 32 de la Clasificación de Niza.

    La tercera interesada LUZ DARY MATEUS CASTAÑAS contestó la demanda alegando que:

    – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

    – La marca SOL CERO no ha sido utilizada y contra los actos administrativos que concedieron dicho registro se presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues tal derecho viola sus derechos prioritarios.

    – Los signos confrontados distinguen el mismo producto “cerveza” de la Clase 32 de la Clasificación de Niza.

    CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 26 de febrero de 2014.

  6. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

    La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 y 154 de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada de los artículos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486. No procede la interpretación del artículo 154 de la Decisión 486 por no ser pertinente.

    En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

    DECISIÓN 486

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

    Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

    a) las palabras o combinación de palabras;

    a) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

    (…)

    g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

    (…)

    Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

    a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

    (…)

    .

  7. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD.

    En el presente caso, la sociedad CCM IP.S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SOL (mixta) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.

    Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:

    La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

    La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

    La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

    Los elementos constitutivos de una marca.

    El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

    La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

    La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

    El signo tiene que ser representado...

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