PROCESO 119-IP-2015

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 119-IP-2015

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4 y 13 literales c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: “INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO”

Demandante: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

Proceso interno N°. 2009-00080.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 801 de 13 de marzo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 28 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00080-00;

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

  1. ANTECEDENTES.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

    Partes en el Proceso Interno.

    Demandante: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

    Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia

    Hechos.

    1. El 10 de octubre de 2000, Bristol-Myers Squibb Company (en adelante, Bristol-Myers) solicitó ante la División de Nuevas Tecnologías de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) el registro de patente para la invención denominada INHIBIDORES DE SGLT2 DE GLUCÓSIDOS DE C-ARILO Y MÉTODO, reivindicando prioridad de las solicitudes en los Estados Unidos de América US 60/158.773 y US 60/194.615 de 12 de octubre de 1999 y 5 de abril de 2000, respectivamente. La referida solicitud inicialmente contenía 29 reivindicaciones.

    2. El 28 de febrero de 2003, la citada solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 525 de 2003, sin ser objeto de oposición dentro del plazo legal.

    3. Mediante memorial de 8 de abril de 2003, Bristol-Myers solicitó formalmente la realización del estudio de fondo sobre la patentabilidad de la invención y realizó el pago de la tasa oficial correspondiente.

    4. El 23 de marzo de 2006, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a Bristol-Myers los Informes Técnicos 413 y 414, mediante los cuales:

      – Se efectúan observaciones de claridad y se solicita a Bristol-Myers precisar el objeto de su invención y el alcance de la protección que se solicita. Asimismo, se menciona que las cláusulas 16 a 25 no cumplen con el requisito de unidad inventiva.

      – Se establece que las cláusulas 26 a 28 reivindican un método de tratamiento terapéutico, lo cual no es patentable.

      – Se solicita a Bristol-Myers presentar copia de los documentos/publicaciones citadas en el resultado del examen de búsqueda internacional de anterioridades.

      El 20 de junio de 2006, Bristol-Myers solicitó prórroga del término para responder las mencionadas observaciones y oficializó el pago de la tasa oficial correspondiente.

      El 5 de julio de 2006, Bristol-Myers presentó respuesta al concepto técnico 413, en el cual aportó copia de las publicaciones científicas solicitadas.

      El 4 de agosto de 2006, Bristol-Myers respondió el Informe Técnico 414, presentando un nuevo pliego de 17 reivindicaciones.

    5. El 25 de enero de 2007, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a Bristol-Myers el Informe Técnico 31, mediante el cual solicitó aclarar el alcance de la invención en los siguientes aspectos:

      – Los ejemplos de la memoria descriptiva no contemplan la amplia gama de compuestos del pliego reivindicatorio. Por lo tanto, se solicita su complemento en el análisis de suficiencia de la invención.

      – La reivindicación 17 no cumple con el requisito de unidad de invención.

      – Los siguientes documentos afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 17 de la presente solicitud de patente: D1 (WO9831697, fórmula consistente en “aril-C-glucosídicos y ésteres de sulfato”, documento publicado el 23 de julio de 1998), D2 (artículo 1: Tsujihara K. et al., publicado el 1 de junio de 1996), D3 (artículo 2: Hongu M. et al., publicado el 2 de enero de 1998) y D4 (artículo 3: Hongu M. et al., publicado el 3 de octubre de 1998).

      El 17 de abril de 2007, Bristol-Myers respondió al Informe Técnico 31, presentando un nuevo pliego de 16 reivindicaciones y argumentos en favor del nivel inventivo de la invención solicitada con respecto a las anterioridades D1, D2, D3 y D4.

    6. El 28 de junio de 2007, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC notificó a Bristol-Myers el Informe Técnico 937, mediante el cual solicitó aclarar el alcance de la invención y elevó las siguientes observaciones:

      – Es necesario determinar el verdadero alcance de la invención, porque tal y como se observa en los ejemplos que ilustran la materia y por el alcance de las reivindicaciones 1 a 16, no son los compuestos cobijados al amparo de la fórmula reivindicada y definidos en términos amplios los que en realidad conforman la invención.

      – Los documentos D1 y los artículos D2, D3 y D4 afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 16 de la presente invención y, en resumen, existe una analogía estructural entre los compuestos de la presente invención y D1. Adicionalmente, si se analiza la relación estructura-actividad existente en torno a la molécula de Florizina de los documentos D2, D3 y D4 y se la compara con las estructuras reclamadas bajo la fórmula representada en la reivindicación 1 de la invención solicitada, es posible inferir que los compuestos con anillos conjugados de piranosa y fenilo enlazados por cadenas alquílicas conservan la actividad inhibidora del transportador de glucosa SGLT.

      El 21 de septiembre de 2007, Bristol-Myers respondió al Informe Técnico 937, presentando un nuevo pliego de 9 reivindicaciones y reiterando los argumentos a favor del nivel inventivo presentados como respuesta al Informe Técnico 31.

    7. El 28 de noviembre de 2007, mediante Resolución 39391, el Superintendente de Industria y Comercio denegó la patente a la invención objeto de la citada solicitud, considerando que las reivindicaciones 1 a 9 carecían de nivel inventivo.

    8. El 28 de diciembre de 2007, Bristol-Myers interpuso recurso de reposición contra la Resolución 39391.

    9. El 19 de septiembre de 2008, mediante Resolución 35083, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la decisión contenida en la Resolución 39391.

    10. Bristol-Myers interpuso demanda contencioso administrativa contra las resoluciones 39391 y 35083, que fue admitida a trámite el 23 de junio de 2009.

    11. El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14, 18 y 28 literal c) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

    12. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY interpuso demanda en la que manifiesta que:

    13. Los documentos D1, D2, D3 y D4 no revelan ni sugieren que los compuestos de la presente invención sean inhibidores del SGLT2. La actividad inhibidora del SGLT2 se determinó mediante una experimentación dispendiosa e intensiva en mano de obra. Adicionalmente, los resultados obtenidos fueron inesperados con relación a las enseñanzas de D1 a D4. Por lo tanto, la presente invención presenta un salto cualitativo en la regla técnica.

    14. La invención solicitada para su inscripción en el registro de patentes no podría derivarse de manera obvia del estado de la técnica para un químico o para un químico farmacéutico común. Las anterioridades D1, D2, D3 y D4 no revelan ni sugieren compuestos que sirvan efectivamente para la inhibición del SGLT2. Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente no podría resultar obvia la invención desarrollada, ni ésta podría haberse derivado de manera evidente del estado de la técnica, por cuanto se trata de una invención del hombre. Adicionalmente, la actividad inhibidora del SGLT2 fue determinada mediante una ardua investigación, preparando los compuestos y luego sometiéndolos a pruebas biológicas.

    15. Es incorrecto afirmar que la única diferencia entre la invención y D1 es la incorporación de un grupo químico entre la invención y D1 es la incorporación de un grupo funcional químico a cambio de otro, motivación que da lugar a una conclusión errónea, cual es que el documento D1, en conjunto con las enseñanzas de D2, D3 y D4, afecta el nivel inventivo de la presente invención. Los compuestos revelados en la solicitud presentan diferencias estructurales significativas con relación a los revelados en D1, que le otorgan a cada compuesto una actividad biológica diferente y, en consecuencia, tales diferencias sustentan el nivel inventivo de la presente invención.

    16. La SIC, en los actos acusados, no presenta ninguna prueba en sustento de su afirmación que los compuestos de la presente invención no implican un salto cualitativo en la regla técnica. En los actos acusados debía haberse demostrado que las anterioridades plantean y resuelven el problema técnico de la presente invención mediante compuestos glucósidos C-arilo inhibidores de SGLT2, con el...

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