PROCESO 119-IP-2012

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2151
• Número de registro: 119-IP-2012
• Fecha de publicación: 18 Febrero 2013
• Sección: Procesos
• Año: 2013
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 119-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 30, 34 y 44 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad IDENIX (CAYMÁN LIMITED).

Patente: “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEÓSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”.

Expediente Interno Nº 1091-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 22 de agosto de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de tres (3) de octubre de 2012.

1. Antecedentes

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

Demandante: la sociedad IDENIX (CAYMÁN LIMITED).

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. Actos demandados

La sociedad IDENIX (CAYMAN LIMITED) solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

• Nº 1671-2007/TPI-INDECOPI de 28 de agosto de 2007, a través de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución No. 000087-2007/OIN-INDECOPI de 31 de enero de 2007, que denegó la patente de invención para “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEOSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”, solicitada por Idenix (Caymán) Limited (antes Novirio Pharmaceuticals) y Universita Degli Studi Di Cagliari.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 23 de mayo de 2001, reivindicando prioridad extranjera de 13 de mayo de 2000, Novirio Pharmaceuticals Limited y Universita Degli Studi Di Cagliari solicitaron el otorgamiento de la patente de invención para “MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”.

• El 28 de enero de 2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías señaló que el título que define de manera apropiada la invención es “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEOSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”.

• El 21 de febrero de 2002, se emitió orden de aviso, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2002. No se presentaron oposiciones a la solicitud.

• El 15 de marzo de 2004, el co-solicitante Novirio Pharmaceuticals Limited acredita el cambio de nombre a Idenix Pharmaceuticals, Inc. y a su vez la cesión posterior de los derechos a favor de IDENIX (CAYMÁN) LIMITED.

• El 31 de enero de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI expidió la Resolución Nº 000087-2007/OIN-INDECOPI, a través de la cual denegó la solicitud de patente. Se fundamentó en que las reivindicaciones 1 a 27, 49 a 51 y 92 a 103 no cumplen con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, las reivindicaciones 28, 29, 32 a 44 y 58 a 61 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486 y las reivindicaciones 30, 31, 45 a 48, 52 a 57 y 62 a 91 no cumplen con el requisito de unidad de invención, establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.

• El 22 de febrero de 2007, Idenix (Caymán) Limited interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

• El 28 de agosto de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1671-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución No. 000087-2007/OIN-INDECOPI de 31 de enero de 2007, que denegó la patente de invención para “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEOSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C”, solicitada por Idenix (Caymán) Limited (antes Novirio Pharmaceuticals) y Universita Degli Studi Di Cagliari.

• La sociedad Idenix (Caymán Limited) interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 1671-2007/TPI-INDECOPI de 28 de agosto de 2007.

• El 29 de agosto de 2008, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 9 a través de la cual declaró FUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad Idenix (Caymán Limited).

• El 13 de octubre de 2008, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 29 de agosto de 2008.

• El 29 de enero de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

• El 26 de octubre de 2010, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 29 de enero de 2010.

• El 7 de noviembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1091-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

• El 10 de agosto de 2012, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 256-2012-SCSP-CS/PJ, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Escrito de demanda

La sociedad Idenix (Caymán Limited),en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “El Tribunal Indecopi violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de IDENIX (CAYMÁN) Limited al no notificarle en forma oportuna el informe No. JC 05-07(T), impidiendo así que IDENIX (CAYMÁN) Limited pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”.

• “(…) el Tribunal de Indecopi, en la resolución 1671-2007/TPI-Indecopi, no realizó la evaluación para determinar si las reivindicaciones 1 a 46 cumplían con los requisitos para el otorgamiento de la patente, como ser el requisito de novedad, de nivel inventivo y el de aplicación industrial debido a que determinó que las citadas reivindicaciones 1 a 46 no cumplían con el presupuesto de claridad”.

• “Contrariamente a los (sic) sostenido por el examinador externo en su informe técnico (…) el término ‘éster’ sí limita el ámbito de las reivindicaciones a...