PROCESO 117-IP-2014

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 117-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículo 136 literales a) y h), y 228 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), b) y g), 137, 172 párrafo segundo, 224, 225, 226 y 229 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03304-2010-0-1801-JR-CA-05. Actor: PIAGGIO & C.S.p.A. Marca mixta PIAGGIO.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito al primer día del mes de octubre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 3304-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 03304-2010-0-1801-JR-CA-05.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de septiembre de 2014.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: PIAGGIO & C.S.p.A.

    Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

    Tercero interesado: COFESA TRADING S.A.C.

    iii. DATOS RELEVANTES

    1. HECHOS

    Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

    1. La sociedad COFESA TRADING S.A.C, solicitó el 13 de marzo de 2008, el registro como marca del signo mixto PIAGGIO, para amparar el siguiente producto de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: “cuero artificial”.

    2. Una vez publicada la solicitud, la sociedad PIAGGIO & C.S.p.A., presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas:

      - Marca denominativa PIAGGIO, registrada en Perú bajo el certificado No. 41869, para amparar los siguientes productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática, partes y accesorios.”

      - Marca mixta PIAGGIO CENTER, registrada en Perú bajo el certificado No. 121227, para amparar los siguientes productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática, partes y accesorios.”

      - Marca mixta PIAGGIO CENTER, registrada en Perú bajo el certificado No. 44034, para amparar los siguientes servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de construcción de edificios, reparación e instalación.”

    3. El 27 de mayo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001232-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

    4. El 19 de junio de 2009, la sociedad PIAGGIO & C.S.p.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

    5. El 08 de febrero de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0361-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.

    6. La sociedad PIAGGIO & C.S.p.A, interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución.

    7. El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 23 de abril de 2013, declaró infundada la demanda.

    8. El 9 de mayo de 2013, la sociedad PIAGGIO & C.S.p.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

    9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

    10. Manifiesta, que las marcas PIAGGIO y PIAGGIO CENTER son notoriamente conocidas. Son ampliamente conocidas a nivel mundial, especialmente en el ámbito de los vehículos de dos ruedas.

    11. Indica, que el signo solicitado para registro reproduce las marcas notoriamente conocidas mencionadas, causándose riesgo de confusión y aprovechamiento injusto de la reputación ajena. Se debió aplicar el artículo 6bis del Convenio de París.

    12. Agrega, que los productos y servicios que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva. Algunas partes de los vehículos se encuentran hechas con cuero artificial, y su reparación también se hace con cuero artificial.

    13. Sostiene, que la solicitud de registro del signo PIAGGIO se hizo de mala fe.

      1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

      - Por parte del INDECOPI.

    14. Indica, que no se presentaron pruebas que indiquen la mala fe de la solicitante. Esto es evidente si se tiene en cuenta que entre los productos y servicios amparados por los signos en conflicto no hay conexión competitiva.

    15. Argumenta, que no se probó suficientemente la notoriedad de marca PIAGGIO en la República del Perú, ni en otro país miembro de la Comunidad Andina; se debe aplicar el principio de territorialidad. Por lo tanto, no se analizó el riesgo de dilución y aprovechamiento de uso parasitario.

    16. Agrega, que no se debe aplicar el artículo 6 Bis del Convenio de París, ya que no se probó la notoriedad.

    17. Sostiene, que los productos y servicios que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva. No tienen los mismos canales de comercialización, no pertenecen al mismo género, no son intercambiables, no son complementarios, no tienen los mismos medios de publicidad, y no tienen la misma finalidad.

      - Por parte de la sociedad COFESA TRADING S.A.C.

    18. Argumenta, que no se probó la notoriedad de las marcas opositoras.

    19. Indica, que la palabra PIAGGIO hace parte de diversas marcas registradas en distintas clases. En Italia es un apellido común y en Perú hace parte de muchos nombres comerciales, incluyendo la venta de vehículos y servicios de taller de vehículos.

    20. Afirma, que los productos y servicios que amparan los signos en conflicto no tienen conexión competitiva.

    21. Manifiesta, que al presentar la solicitud no hubo mala fe, no se actuó para perjudicar a la demandante. No hay indicio que demuestre la mala fe.

      1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

    22. El Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 23 de abril de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que no se probó la notoriedad, que no hay vinculación competitiva y que no hay mala fe.

      1. RECURSO DE APELACIÓN

    23. La sociedad PIAGGIO & C.S.p.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

  3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

    1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y h) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

      1- Cómo deben evaluarse las pruebas para determinar la notoriedad de una marca respecto a los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión No. 486, y la prohibición del inciso h) del artículo 136.

      2- Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de distinta clase, distinguidos por signos semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486

      .

    2. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículo 134 literales a), b) y g), 137, artículo 172 párrafo segundo, 224, 225, 226 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    3. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

      DECISIÓN 486

      (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos...

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