PROCESO 116-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2364105-17462500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 116-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: RICHSTONE (denominativa).

Demandante: COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A.

Proceso interno 2009-00273-00.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El 12 de marzo de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00273-00.

El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: BRIDGESTONE CORPORATION

BRIDGESTONE LICENSING SERVICE INC.

Hechos.

* El 11 de enero de 2007, Comercializadora de Llantas Unidas S.A. solicitó el registro de la marca RICHSTONE (denominativa) para distinguir "toda clase de vehículos, automotores, repuestos, partes y sus accesorios; llantas, rines protectores y neumáticos, y sus accesorios" en la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 30 de marzo de 2007, la citada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 574. Bridgestone Corporation presentó oposición argumentando que la marca solicitada era similar a la marca BRIDGESTONE (denominativa), registrada previamente a su favor en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Bridgestone Licensing Services Inc. presentó oposición manifestando que la marca solicitada era similar a las marcas FIRESTONE PA 2000 (denominativa), FIRESTONE CHAMPION F-151 (denominativa), FIRESTONE CVH 2000 (denominativa), FIRESTONE FORESTRY SPECIAL (denominativa), FIRESTONE CHAMPION SPADE GRIP (denominativa), FIRESTONE (denominativas y mixtas), FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23* (denominativa), FIRESTONE SAT 2000 (denominativa), FIRESTONE HP 3000 (denominativa), FIRESTONE HP 2000 (denominativa), FIRESTONE CV 2000 (denominativa), registradas previamente a su favor en las Clases 12, 17, 37 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 30 de julio de 2008, mediante Resolución 27083, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición presentada por Bridgestone Corporation, infundada la oposición presentada por Bridgestone Licensing Services Inc., y denegó el registro de la marca solicitada.

* El 28 de agosto de 2008, Comercializadora de Llantas Unidas S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 27083.

* El 29 de septiembre de 2008, mediante Resolución 37017, la División de Signos Distintivos de la SIC revocó la Resolución 27083, declaró infundada la oposición formulada por Bridgestone Corporation y concedió el registro de la marca RICHSTONE (denominativa).

* Bridgestone Corporation interpuso recurso de apelación contra la Resolución 37017, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 53582 de 18 de diciembre de 2008, revocando la Resolución 37017 y confirmando lo decidido en la Resolución 27083.

* Mediante escrito de 28 de abril de 2009, Comercializadora de Llantas Unidas S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 53582 y 27083.

* El 8 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

COMERCIALIZADORA DE LLANTAS UNIDAS S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

* La marca solicitada RICHSTONE (denominativa) tiene suficiente distintividad para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. No existe similitud ortográfica, fonética ni ideológica entre las marcas RICHSTONE (denominativa) y BRIDGESTONE (denominativa), ya que conjugan letras y sílabas diferentes, producen sonidos distintos al pronunciarse y evocan ideas disímiles en la mente del consumidor. Los signos RICHSTONE (denominativo) y BRIDGESTONE (denominativo) no presentan ninguna similitud o riesgo de confusión. Es irrelevante que las marcas en conflicto amparen los mismos productos, pues los signos no son confundibles entre sí.

* La expresión STONE, presente en ambas marcas, es una palabra de uso común para distinguir productos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Respecto de la palabra de uso común STONE, existen diversas marcas que han sido registradas por la SIC a favor de distintos titulares, que contienen dicha palabra y que distinguen productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como ROADSTONE (denominativa), AUSTONE (mixta), DEESTONE (mixta), TOUGHSTONE (denominativa) y GS GOLD STONE (mixta), entre otras marcas.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

* Si bien existen diferencias gramaticales entre los signos RICHSTONE (denominativo) y BRIDGESTONE (denominativo), son expresiones provenientes del inglés, de manera que el consumidor las pronunciará de manera semejante, creyendo que son un mismo signo.

* Las marcas en conflicto distinguen o pretenden distinguir productos que pertenecen a la misma clase internacional y se comercializan y publicitan por los mismos canales, lo que podría generar riesgo de confusión en el mercado.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

BRIDGESTONE CORPORATION presentó contestación a la demanda manifestando que:

* El signo RICHSTONE (denominativo) se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues es similar a la marca BRIDGESTONE (denominativa), registrada previamente a su favor en la misma clase internacional.

* Existe similitud fonética y visual entre las marcas RICHSTONE (denominativa) y BRIDGESTONE (denominativa), por cuanto la vocalización de las marcas es similar y tienen rasgos ortográficos semejantes. Adicionalmente, entre ambas marcas no existe diferencia ideológica, pues éstas no evocan ninguna idea en el consumidor por estar compuestas de partículas en idioma inglés.

* Los productos que distinguen las marcas RICHSTONE (denominativa) y BRIDGESTONE (denominativa) pertenecen a la misma clase internacional, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores.

* No obra en el expediente copia de la contestación de la demanda por parte de BRIDGESTONE LICENSING SERVICES INC.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

* Que, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal...