PROCESO 116-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 116-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú. Patente de invención: MÉTODO Y SISTEMA PARA FABRICAR Y SUMINISTRAR UN EXPLOSIVO DE EMULSIÓN. Actor: Sociedad ORICA NORWAYS AS (antes DYNO NOBEL AS). Proceso interno N°. 05546-2012-0-1801-JR-CA-08.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

El 13 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, relativa a los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 05546-2012-0-1801-JR-CA-08;

El auto del 28 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES:

   Demandante: Sociedad NICOMED GMBH (sucesor procesal de ALTANA PHARMA AG.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

   Hechos.

   1. El 4 de octubre de 2006, la sociedad DYNO NOBEL AS, solicitó la patente de invención para MÉTODO Y SISTEMA PARA SUMINISTRAR UN EXPLOSIVO DE EMULSIÓN, reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 11/246,557 presentada en Estados Unidos de América el 13 de octubre de 2005, la cual consta de 41 reivindicaciones.

   2. El 6 de agosto de 2007 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones.

   3. El 12 de diciembre de 2008, la empresa DYNO NOBEL AS señaló que la empresa DYNO NOBEL INC le transfirió los derechos sobre la solicitud.

   4. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos:

      1. Informe Técnico LPC N°. 04-2010 de 15 de febrero de 2010, donde el examinador estudió las 41 reivindicaciones presentadas con la solicitud, donde se concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1 a 41 no cumplen con el requisito de ser claras según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

         El 12 de julio de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 42 reivindicaciones.

      2. Informe Técnico LPC N°. 04/2010/A de 18 de agosto de 2010, en el que examinador de patentes analizó el pliego de las nuevas 42 reivindicaciones y concluyó que:

         - Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

         El 23 de agosto de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 42 reivindicaciones.

      3. Informe Técnico LPC N°. 33-2010/B, en el que examinador de patentes estudió las nuevas 42 reivindicaciones, concluyendo que:

         - Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

   5. Por Resolución Nº. 1238-2010/DIN-INDECOPI de 24 de septiembre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente debido a que las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

   6. El 21 de octubre de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso recurso de apelación.

   7. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0789-2012/TPI-INDECOPI, de 14 de mayo de 2012, declaró caduca la solicitud de patente de invención.

   8. El 17 de agosto de 2012, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso demanda contencioso administrativa.

   9. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 29 de mayo de 2013, donde el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   10. La sociedad ORICA NORWAY AS (antes DYNO NOBEL AS) interpuso recurso de apelación.

   11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, por Resolución número tres de 4 de marzo de 2014, suspendió el procedimiento y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 45 , 46 y 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

       Fundamentos de la demanda.

       La sociedad DYNO NOBEL AS presentó demanda indicando:

   12. Como pretensión principal, la interpretación errónea del artículo 80 de la Decisión 486, relativo a la exigencia del pago de anualidades después de concluido el trámite de la solicitud de patente. Cita los siguientes hechos ocurridos al respecto:

       1. La solicitud de patente fue presentada el 4 de octubre de 2006, por lo que debían pagar la primera anualidad correspondiente al período 2009, 2010, el último día del mes de octubre de 2009 y mientras durara el trámite de la solicitud.

       2. El 1 de octubre de 2009, se pagó la tasa correspondiente a la anualidad 2009-2010.

       3. El 24 de septiembre de 2010, se emitió la Resolución 1238, mediante la cual se negó la solicitud de patente.

       4. Según la Resolución N°. 2432, emitida por el INDECOPI en otro caso, no correspondía el pago de la anualidad 2010-2011 ya que la Resolución N°. 1238 de 24 de septiembre de 2010 puso fin al trámite de la solicitud de patente antes del 31 de octubre de 2010. El pago de una nueva anualidad debía habérsele notificado.

       5. Por lo que, al haber concluido el trámite de la solicitud no era necesario pagar otra anualidad, ya que dicho pago debe realizarse mientras dure el trámite.

       6. Posteriormente, el 21 de octubre interpusieron recurso de apelación, que al ser resuelto el INDECOPI consideró que el trámite de solicitud e patente sigue vigente con la interposición del recurso de apelación.

   13. Cita la Resolución N°. 2432-2008/TPI-INDECOPI que, manifiesta, constituye un hito procesal.

   14. Cuestiona que no existe claridad respecto a cuando termina el trámite de una solicitud de patente, si en primera o en segunda instancia administrativa.

   15. Como pretensión subordinada, afectación al debido procedimiento por la falta de notificación del tercer informe técnico.

   16. Afirma que la emisión de informes de expertos o peritos, artículo 46 de la Decisión 486, no puede reemplazar al examen de patentabilidad, artículo 45 de la Decisión 486, cuya competente corresponden al INDECOPI.

   17. El INDECOPI basó la Resolución, que denegó la patente, en un informe técnico que nunca les fue notificado, impidiendo de esta manera que puedan pronunciarse al respecto.

   18. Recalca que el Informe Técnico que sirvió de base para emitir la Resolución impugnada le debió haber sido notificado para que de esta manera pueda ejercer su derecho de defensa.

   19. ...