PROCESO 114-IP-2015

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2364105-17462500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 114-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N°. 1 de Quito, República del Ecuador. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: MR (denominativa).

Demandante: PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. (PRONACA)

Proceso interno: 17811-2013-4732.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 867-S-TDCA-Nº1 de 19 de febrero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido personalmente en este Tribunal, el 11 de marzo de 2015, por medio del cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N°. 1 de Quito, República del Ecuador, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 17811-2013-4732.

El auto de 19 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. (PRONACA)

Demandada: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (IEPI), República del Ecuador.

Tercero interesado: BACARDI & COMPANY LIMITED.

Hechos.

* El 14 de septiembre de 2001, Procesadora Nacional de Aves C.A. (en adelante, PRONACA) solicitó el registro de la marca MR. (denominativa) para distinguir productos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el 4 de diciembre de 2001, Bacardi & Company Limited (en adelante, Bacardi) presentó oposición con fundamento en la titularidad del registro de las marca M&R (denominativa) en las Clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 26 de diciembre de 2002, mediante Resolución 981015, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió declarar infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada MR. (denominativa).

* El 31 de enero de 2003, Bacardi interpuso recurso de apelación contra la Resolución 981015.

* El 2 de julio de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (IEPI) resolvió declarar fundado el recurso interpuesto y, por consiguiente, denegar el registro del signo solicitado MR. (denominativo).

* El 10 de noviembre de 2003, PRONACA interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 2 de julio de 2003 por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

* El 19 de febrero de 2015, mediante Oficio 867-S-TDCA-Nº1, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito corrió traslado a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

PRONACA interpuso demanda en la que manifiesta que:

* Es propietaria de las marcas MISTER para distinguir productos y servicios en las Clases 5, 16, 29, 30, 31 y 42; MR. para productos y servicios en las Clases 5, 16, 29, 30, 31 y 42; MR. CHANCHO en las Clases 5, 16, 29, 30, 31, 35 y 42; MR. COOK para las Clases 29, 30, 31 y 42; MR. DOG en las Clases 29, 30, 31 y 42; MR. FISH en las Clases 30, 31 y 42; MR. MARISCO en las Clases 29, 31 y 42; MR. PAVO en las Clases 16, 29, 30, 31 y 42; MR. POLLO en las Clases 5, 16, 29, 30, 31, 35 y 42; entre otras marcas y nombres comerciales.

* De los signos mencionados se desprende que PRONACA es legítima titular en Ecuador de la marca MR. (denominativa) para identificar una gran variedad de productos y servicios, especialmente dentro del mercado de alimentos. En consecuencia, PRONACA tiene la facultad de intentar proteger su marca mediante otros registros que protejan productos o servicios similares o relacionados, como bebidas, que comúnmente se consumen conjuntamente con todo tipo de alimentos, tales como los protegidos por las marcas registradas a su favor.

* En el presente caso, nos encontramos ante dos marcas denominativas, razón por la cual deben seguirse las reglas específicas para la comparación de este tipo de marcas, que no será igual a la comparación de marcas mixtas o gráficas, como pretende la contraparte, al dotar de un carácter preponderante en el cotejo realizado, a la similitud gráfica, contrariando lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

* Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor importancia. Por lo tanto, el cotejo entre ambos signos debe ser realizado desde el punto de vista de la similitud fonética que pueda existir entre ambos signos, de la siguiente forma: EME I ERE (marca registrada) y MISTER (signo solicitado). Las similitudes que puedan encontrarse entre los signos desde una errada comparación gráfica visual, por cuanto el público consumidor recomendará, solicitará o hará referencia a los signos en conflicto lo hará a través de la palabra, se ven desvirtuadas al realizar el cotejo de marcas de acuerdo con las reglas pertinentes.

* Tal como reconoce el Comité de Propiedad Intelectual, el signo M&R (denominativo) de propiedad de Bacardi no goza de la categoría de signo notoriamente conocido como asegura su titular, razón por la cual no se produjeron pruebas que demuestren este hecho, puesto que ellas simplemente no existen. Sin embargo, el Comité falla en su deber de resolver sobre todos los puntos controvertidos en la Litis, como es el hecho que la marca MR. (denominativa) de propiedad de PRONACA goza de notoriedad.

* La marca MR. (denominativa) que identifica una gran variedad de productos en el mercado es un signo notoriamente conocido, pues es fácilmente relacionado por el público con PRONACA. En virtud de lo anterior fueron presentados 7 escritos de prueba acompañados de un sinnúmero de documentos que demostraban la inversión en publicidad, los volúmenes de producción y de ventas, informes de participación publicitaria, certificados de empresas televisivas y publicitarias, entre otras pruebas. Incluso se presentaron varias resoluciones tanto de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial como del propio Comité de Propiedad Intelectual que declaran la notoriedad de las marcas de propiedad de PRONACA, lo que sin embargo no fue tomado en cuenta por el Comité de Propiedad Intelectual.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El IEPI presentó contestación a la demanda manifestando que:

* Niega pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda interpuesta por PRONACA.

* El Acto Administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

BACARDI presentó contestación a la demanda manifestando que:

* El signo MR. (denominativo) solicitado para registro por PRONACA carece de los requisitos básicos para el registro de marcas por carecer de distintividad conforme con lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual y en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el signo MR. (denominativo) carece de distintividad por tener similitud ortográfica, fonética e ideológica con la marca M&R (denominativa) registrada por Bacardi, compartiendo ambas las letras M y R.

* El signo MR. (denominativo) solicitado por PRONACA y la marca M&R anteriormente registrada por Bacardi se encuentran en un estado de casi identidad al estar conformadas por las mismas letras. En consecuencia, al efectuar un análisis conforme a las reglas del cotejo de marcas, se puede determinar el riesgo de confusión entre el público consumidor.

* Entre las marcas M&R (denominativa) y MR. (denominativa) existe una identidad entre los productos identificados, por consiguiente, existe un riesgo de confusión directa entre los consumidores. Por tratarse de los mismos productos, existe la certeza que se comercializan a través de los mismos canales e intentan atraer a los consumidores a través de las mismas formas de publicidad. Si se considera que los consumidores encontrarán las bebidas de Bacardi y PRONACA ubicadas unas al lado de las otras, se debe prever el riesgo de confusión.

* La marca M&R (denominativa) registrada por Bacardi es notoria, tanto en el exterior como en el Ecuador. Dicha marca tiene su origen en las iniciales del nombre Martini & Rossi, anteriormente denominado Martini, Sola & Cia. Bacardi adquirió Martini & Rossi en el año 1992, continuando con la comercialización de productos bajo la etiqueta Martini & Rossi y M&R. La marca M&R (denominativa) ha sido registrada en más de cincuenta países alrededor del mundo, incluyendo Ecuador, en 1972, en las Clases 32 y 33. Bacardi sigue usando esta marca en Ecuador y otros países miembros de la Comunidad Andina. Entre los años 1994 y 1999 se vendieron veinte mil cajas de vermut bajo la marca M&R (denominativa).

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

* Que, los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte...

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