PROCESO 114-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 114-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Marca: TRIÁNGULO D'ONOFRIO (denominativa).

Actor: sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ.

Proceso interno Nº. 08187-2010-0-1801-JR-CA-05.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32, 67 y 68 de su Estatuto. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez se encuentra impedido para conocer el presente proceso y, en consecuencia, no participa de su adopción. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo está de acuerdo con el pronunciamiento de fondo de la Interpretación Prejudicial y, en consecuencia, participa de su adopción; sin embargo, tiene una posición singular en relación con algunos puntos de la parte considerativa que no fueron acogidos por la mayoría.

VISTOS:

El 13 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 08187-2010-0-1801-JR-CA-05;

El auto de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

El auto de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: SOCIETÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 2 de septiembre de 2005, la sociedad GOOD FOODS S.A. (anterior propietaria de la marca TRIÁNGULO) solicitó la nulidad de la marca TRIÁNGULO D'ONOFRIO registrada a favor de la SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 24 de enero de 2006, la SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. al contestar la nulidad, manifestó que el 27 de octubre de 2004 presentó la solicitud de registro del signo TRIÁNGULO D'ONOFRIO, el cual fue concedido. Igualmente manifestó que ha solicitado la cancelación de la marca TRIÁNGULO ya que no se encuentra en uso y que al momento de solicitar la nulidad el signo TRIÁNGULO coexistía en el mercado con otras marcas compuestas por el término TRIÁNGULO.

* El 13 de abril de 2007, la Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. adquirió los derechos sobre la marca TRIÁNGULO.

* Por Resolución Nº. 2937-2009/CSD-INDECOPI, de 21 de octubre de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad formulada.

* El 16 de noviembre de 2009, la sociedad la Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2164-2010/TPI-INDECOPI de 22 de septiembre de 2010, confirmó la Resolución impugnada.

* La sociedad Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número nueve, de 22 de abril de 2013, donde el Noveno Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

* La sociedad la Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. interpuso recurso de apelación.

* La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número catorce de 29 de enero de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

* Fundamentos jurídicos de la demanda.

* La sociedad Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. presentó escrito de demanda en el que expone que:

* La marca TRIÁNGULO D'ONOFRIO fue concedida en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y es nula en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 de la misma Decisión.

* No aplica la caducidad del segundo párrafo del artículo 172.

* El registro se concedió siendo claramente confundible con su marca TRIÁNGULO. Además, NESTLÉ solicitó el registro de la marca TRIANGULO D'ONOFRIO teniendo conocimiento de la existencia del registro de la marca TRIÁNGULO.

* El signo solicitado TRIÁNGULO D'ONOFRIO es confundible con la marca TRIÁNGULO, por lo tanto al conceder el registro de la marca se infringió el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

* Existe conexión competitiva ya que la marca TRIÁNGULO distinguía productos de la Clase 30 "cacao solo o combinado, chocolates, cacao, preparaciones y productos de cacao" después de una cancelación del registro, distingue, actualmente, "cacao"; mientras que la marca TRIÁNGULO D'ONOFRIO fue solicitada para todos los productos de la Clase 30.

* La coexistencia del signo TRIÁNGULO con otras marcas que contienen el término TRIÁNGULO no desvirtúa la confundibilidad con la marca TRIÁNGULO D'ONOFRIO.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

* El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que:

* Si bien las marcas distinguen productos vinculados y los elementos relevantes son idénticos, sin embargo ello no determina su confundibilidad debido a que el término TRIÁNGULO coexistía con otras marcas de la Clase 30.

* Los signos en conflicto no son confundibles.

* El término TRIÁNGULO es un término de uso frecuente, por lo tanto es débil.

* En el momento de la solicitud de registro existían en el mercado otras marcas que contenía el término TRIÁNGULO, tales como: TRIÁNGULO SAN JORGE (tres certificados) y logotipo, TRIÁNGULO ROJO y logotipo.

* El término TRIANGULO al ser usado frecuentemente no puede ser tomado en consideración.

* Fundamentos a la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

* Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

* La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en:

* Existe vinculación entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

* Si bien los signos comparten el término TRIÁNGULO, el término D'ONOFRIO le da distintividad a la marca de la SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ.

* Se verificó la existencia de otros registros conformados por el término TRIÁNGULO ya que dicho término es frecuentemente utilizado en productos de la Clase 30.

* Las marca D'ONOFRIO constituyen una familia de marcas.

* Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

* La sociedad Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A. presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primer Instancia, en el que:

* Ratifica los argumentos planteados en el escrito de demanda.

* Aclara que su registro data de 1982, mientras que el registro de la marca TRIÁNGULO D'ONOFRIO es del 22 de febrero de 2005.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

* Solicitud del Juez consultante.

* El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

CONSIDERANDO:

* Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

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