PROCESO 113-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 113-IP-2015

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: IMIGRAN (mixta).

Demandante: GLAXO GROUP LIMITED.

Proceso interno 17811-2013-4684.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1173-TDCA-JM de 28 de febrero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido personalmente en este Tribunal, el 11 de marzo de 2015, por medio del cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito, República del Ecuador, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno 17811-2013-4684;

El auto de 19 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Demandante: GLAXO GROUP LIMITED

   Demandada: Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado, República del Ecuador.

   Tercero interesado: INSTITUT MERIEUX

   Hechos.

   1. El 13 de enero de 1992, Glaxo Group Limited solicitó el registro de la marca IMIGRAN (mixta) para distinguir productos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 324 de 1992.

   3. El 2 septiembre de 1992, Institut Merieux presentó observación contra la referida solicitud de registro, con fundamento en la titularidad de la marca IMOGAM (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 16 de marzo de 1998, mediante Resolución 964194, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegar el registro de la marca solicitada IMIGRAN (mixta).

   5. El 10 de septiembre de 1998, Glaxo Group Limited interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución 964194.

   6. El 28 de febrero de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 corrió traslado a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344.

      Argumentos de la demanda.

      GLAXO GROUP LIMITED interpuso demanda en la que manifiesta que:

   7. El cotejo de marcas debe ser realizado sobre la marca en su conjunto, sobre la totalidad del signo, es decir, sin desmembramientos ni resquebrajamiento, ya que siendo una marca mixta se compone de la denominación IMIGRAN junto con el diseño que se encuentra ubicado en la parte superior de la letra M de la denominación mencionada.

   8. En Ecuador se encuentran registradas marcas similares como IMIDAN, IMURAN, ENGRAN y una serie de marcas que tienen la terminación AN y GRAN. Por lo tanto, existe coexistencia entre las marcas anteriormente nombradas y la marca IMOGAM de propiedad de Institut Merieux y no se induciría a confusión al público consumidor.

   9. El signo IMIGRAN (mixto) tiene aptitud distintiva suficiente, por cuanto no existen marcas anteriormente registradas que sean iguales o semejantes al punto de producir riesgo de confusión entre los consumidores. Del cotejo de marca, en su conjunto y no fraccionadamente, el signo solicitado contiene un elemento diferenciador esencial que consiste en el diseño que va junto a la denominación IMIGRAN.

   10. Adicionalmente, no existe riesgo de confusión, por cuanto la marca IMOGAM no se ha usado ni se usa en el Ecuador, así como tampoco es una marca notoria ni renombrada que tenga registros en varios países de América y del mundo.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   11. El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General del Estado, presentó escrito con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en el presente proceso.

   12. No se encuentra en el expediente remitido copia de la contestación de la demanda por parte del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, ni del Director Nacional de Propiedad Industrial.

   13. No se encuentra en el expediente, copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

   14. Que, los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   15. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   16. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   - De oficio: 71, 73 literal a) y 74 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena[1]. Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No interpretará los artículos solicitados de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por no ser aplicables al caso concreto.

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo.

   2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

   3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

   4. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas (AN y GRAN).

   1. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO.

   17. En vista a la existencia de confusión respecto a qué norma debe ser aplicada al caso concreto, el Tribunal interpretará el presente tema.

   18. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

   19. Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marca.

   20. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

   21. Al respecto, el...