PROCESO 113-IP-2013

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2239
• Número de registro: 113-IP-2013
• Fecha de publicación: 27 Septiembre 2013
• Sección: Procesos
• Año: 2013
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 113-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121, 122 y 123 de su Estatuto; y, 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad UNIMED DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA.

Marca: “FOLESEN” (denominativa).

Expediente Interno N° 175-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cinco (5) de junio de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad UNIMED DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA.

La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ y la sociedad VALLE LAMARA S.A.C.

2. Actos demandados

La sociedad UNIMED DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 487-2007/TPI-INDECOPI de 13 de marzo de 2007 de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 16379-2006/OSD-INDECOPI de 29 de septiembre de 2006 que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro del signo “FOLESEN”, para distinguir productos comprendidos en la Clase No. 1 de la Clasificación Internacional a favor de la sociedad VALLE LAMARA S.A.C.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 7 de marzo de 2006, la sociedad VALLE LAMARA S.A.C. solicitó el registro del signo “FOLESEN”, para distinguir productos comprendidos en la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, la sociedad UNIMED DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA presentó oposición sobre la base del registro de su marca “ROLESEN”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• El 29 de septiembre de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 16379-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado.

• El 30 de octubre de 2006, la sociedad UNIMED DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

• El 13 de marzo de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 487-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 16379-2006/OSD-INDECOPI de 29 de septiembre de 2006.

• El 21 de junio de 2007, la sociedad UNIMED DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso demanda contencioso administrativa, en contra de la Resolución mencionada.

• El 18 de junio de 2008, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Lima, emitió la Resolución No. once por medio de la cual declaró fundada la demanda propuesta.

• El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. once de 18 de junio de 2008.

• El 12 de noviembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Permanente, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

• El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 12 de noviembre de 2009. Basa su recurso en la causal de infracción normativa, indica que se han inaplicado los artículos 131 y 132 del Decreto Legislativo 823.

• El 5 de septiembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 175-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente de oficio el recurso de casación interpuesto “por la causal de infracción de los artículos 136 inciso a), y 151 de la Decisión No. 486”. La Sala advirtió lo siguiente:

“Finalmente, este Supremo Tribunal advierte que los jueces de mérito han aplicado normas de Derecho Comunitario, no obstante ello, la causa principal no ha sido remitida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la Interpretación Prejudicial de ley, en resguardo de los derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva, por lo tanto, en cumplimiento del artículo 33, segundo párrafo, del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resulta necesario solicitar dicha interpretación prejudicial, respecto a la correcta interpretación prejudicial, de los artículos 136 inciso a), y 151 de la Decisión No. 486, lo que coadyuvará a dilucidar la controversia”.

• El 19 de abril de 2013, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 013-2013-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Fundamentos de la Demanda

La sociedad UNIMED DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA,en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) la marca ‘FOLESEN’, pretende distinguir productos de la Clase 1, mientras que la nuestra marca (sic) ‘ROLESEN’ se encuentra previamente registrada para distinguir productos de la Clase 05. Sin embargo, los productos que distinguen los signos en cuestión pueden ser utilizados conjuntamente para la misma finalidad, se pueden encontrar en los mismos establecimientos comerciales y pueden ser considerados en la relación de insumos uno respecto del otro. En tal sentido, es clara y evidente la estrecha vinculación de los productos comercializados”.

• “(…) lo que ha hecho la empresa solicitante es tomar nuestra marca ROLESEN y reemplazar la letra R por la letra F para así generar una ‘nueva marca’ FOLESEN, con lo cual el consumidor medio será confundido respecto al origen empresarial de los productos, lo cual podría generar riesgo para la salud pues tomará un producto por otro, máxime si la automedicación es muy común en nuestro país”.

3. Contestación a la demanda

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “(…) no basta conexión competitiva entre los signos, sino que debe franquearse un segundo y acaso mas (sic) importante filtro: el examen comparativo entre los signos; razón por la cual el Tribunal del Indecopi, pese a haber...