PROCESO 112-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 112-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Marca: CASINO COSMOPOLITAN (denominativa).

Actor: Sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C.

Proceso interno Nº. 03171-2011-0-1801-JR-CA-10.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 12 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 03171-2011-0-1801-JR-CA-10;

El auto de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: Sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad HEARST COMMUNICATIONS INC.

Hechos.

1. El 9 de marzo 2009, la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo CASINO COSMOPOLITAN (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 9 de julio de 2009, la sociedad HEARST COMMUNICATIONS, INC. formuló oposición sobre la base de sus marcas CANAL COSMOPOLITAN (denominativa), COSMOPOLITAN TELEVISION (denominativa) y COSMOPOLITAN (denominativa) registradas para distinguir productos y servicios de las Clases 28, 41 y 43.

3. El 12 de mayo de 2010, la sociedad HEARST COMMUNICATIONS, INC. presentó acuerdo de coexistencia marcaria celebrado con la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C., mediante el cual esta última se compromete a limitar los servicios a distinguir.

4. El 12 de mayo de 2010, la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. solicita limitación de los servicios, restringiéndolos a: “servicios de esparcimiento; esto es, relacionado a los juegos de casino, máquinas tragamonedas y juegos de azar”.

5. El 14 de mayo de 2010, la sociedad HEARST COMMUNICATIONS, INC. desistió de la oposición formulada.

6. Por Resolución Nº. 010866-2010/CSD-INDECOPI de 21 de julio de 2010 la Comisión de Signos Distintivos negó, de oficio, el registro del signo solicitado por considerar que, en el acuerdo de coexistencia, no se ha acreditado la vinculación económica entre las empresas y por la existencia de confusión entre el signo solicitado y las marcas CANAL COSMOPOLITAN (denominativa) y TELEVISION COSMOPOLITAN (denominativa) registradas para la Clase 41.

7. El 9 de agosto de 2010, la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. interpuso recurso de apelación.

8. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0757-2011/TPI-INDECOPI de 8 de abril de 2011, confirmó la Resolución impugnada.

9. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 25 de septiembre de 2012, donde el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

10. La sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. interpuso recurso de apelación.

11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número Cuatro de 3 de marzo de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486.

    Argumentos de la demanda.

12. La sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. presentó escrito de demanda en el que expone que:

13. Se presentó un acuerdo de coexistencia marcaria en el que la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. se compromete a limitar sus servicios a “servicios de esparcimiento; esto es, relacionados a los juegos de casino, máquinas tragamonedas y juegos de azar”.

14. Sin embargo, el registro fue negado porque la Autoridad Competente consideró que no se acreditó la vinculación económica entre las empresas, la cual es necesaria para desvirtuar un riesgo de confusión en el público consumidor.

15. Al respecto, la norma determina que las partes pueden acordar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo, que en el caso de autos no existe. Por lo que el INDECOPI está creando una limitación contractual.

16. El INDECOPI no motivó adecuadamente sus Resoluciones.

17. El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el acuerdo de coexistencia elimina cualquier riesgo de confusión directa o indirecta.

    Argumentos de la contestación a la demanda.

18. El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que:

19. Respecto al hecho manifestado por la demandante de que no se ha considerado el acuerdo de coexistencia marcaria celebrado alegando que no se ha demostrado la vinculación económica existente entre ellas a pesar de que no existe norma ni precedente de observancia obligatoria que precise que esta situación debe ser acreditada, dice que, el acuerdo de coexistencia se celebró únicamente entre el signo solicitado CASINO COSMOPOLITAN y la marca COSMOPOLITAN TELEVISIÓN y no con la marca CANAL COSMOPOLITAN.

20. Por lo que, el acuerdo celebrado no resulta suficiente para desvirtuar la posibilidad de confusión en el público consumidor.

21. Sobre la infracción al interés general de los consumidores, “la confundibilidad existente entre los signos confrontados, la cual ha sido admitida implícitamente por la demandante determina que su coexistencia haga palpable la afectación al interés general de los consumidores”.

22. Queda claro que a efectos de la irregistrabilidad de un signo basta con que exista la posibilidad de riesgo de confusión para que se dé la afectación al interés general de los consumidores.

    Argumentos a la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

23. La sociedad HEARST COMMUNICATIONS, INC., tercero interesado, en el proceso contestó la demanda señalando que:

24. Ratifica que celebró un acuerdo de coexistencia marcaria con la demandante.

25. Reconoce como verdadero el acuerdo de coexistencia de marcas y declara que no tiene ningún inconveniente en que South America Gaming S.A.C. logre el registro de la marca CASINO COSMOPOLITAN para distinguir servicios de la Clase 41 debidamente limitada.

    Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

26. La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en:

27. De la revisión del acuerdo de coexistencia las partes se pusieron de acuerdo para evitar que se genere un riesgo de confusión entre los signos, sin embargo el acuerdo fue celebrado tomando en cuenta el signo solicitado CASINO COSMOPOLITAN y COSMOPOLITAN TELEVISION y no se extendió a la marca CANAL COSMOPOLITAN.

28. Los acuerdos no deben afectar el interés de los consumidores.

29. Si bien la solicitante limitó sus servicios las marcas registradas distinguen todos los servicios de la Clase 41.

30. A pesar del acuerdo de coexistencia, el signo solicitado es confundible con la marca CANAL COSMOPOLITAN.

    Argumentos del recurso de apelación.

31. La sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C., presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, en el que:

32. Reafirma los argumentos planteados en su escrito de demanda.

    Argumentos de la contestación a la apelación.

33. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

    Solicitud del Juez consultante.

34. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre servicios de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

2. Cómo deben analizarse los acuerdos de coexistencia suscritos entre el titular de una marca y el solicitante a registro de un signo distintivo idéntico o semejante, bajo el amparo del artículo 159 de la Decisión 486.

   CONSIDERANDO:

35. Que, los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

36. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

37. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CASINO COSMOPOLITAN (denominativo) fue el 9 de marzo de 2009, en vigencia de la Decisión 486 de...