PROCESO 110-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 110-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- de la República del Perú. Parte contraria: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA. Asunto: Marca: "Spring" y logotipo (mixta). Expediente Interno: 01741-2011-0-1801-JR-CA-06.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Oficio 1741-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 12 de agosto de 2014, el cual fue recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, por medio del cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

* ANTECEDENTES

Partes

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

Parte contraria: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LIMITADA.

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 27 de octubre de 2008, Aldo Group International presentó solicitud de registro del signo "SPRING" y logotipo (mixto) para distinguir: "Calzado, casacas de cuero" productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 25 de abril de 2009, la solicitud de registro fue publicada en el Diario Oficial "El Peruano".

* En contra de la solicitud de registro Capitalizaciones Mercantiles Limitada presentó oposición sobre la base de la marca "SPRING STEP" (denominativa), para amparar: "cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería", de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, así como del signo "SPRING STEP" (denominativo) para proteger: "Toda clase de prendas de vestuarios (prendas de vestir) para hombre, mujeres y niños, tales como vestidos, camisas, blusas, sacos, suéteres, chalecos, chaquetas, pantalones, jeans, faldas, medias, gabardinas, impermeables, corbatas, corbatines, bufandas, chales, delantales, cuellos, cinturones (vestimenta), tirantes, guantes y sombrerería; ropa deportiva como shorts, camisetas y sudaderas, ropa para dormir, batas; vestidos de baño; ropa interior; ropa de bebé; calzados tales como botas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantuflas; accesorios de calzado como punteras, tacos y suelas", de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Mediante la Resolución 486-2010/CSD-INDECOPI de 1 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado.

* El 24 de marzo de 2010, Capitalizaciones Mercantiles Limitada interpuso recurso de apelación.

* El 27 de diciembre de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 2974-2010/TPI-INDECOPI, confirmó la Resolución 486-2010/CSD-INDECOPI.

* El 30 de marzo de 2011, Capitalizaciones Mercantiles Limitada presentó demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 2974-2010/TPI-INDECOPI.

* El 8 de septiembre de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa.

* Mediante Sentencia Número Ocho de 14 de diciembre de 2012, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró nula la Resolución 2974-2010/TPI-INDECOPI que confirma la Resolución 486-2010/CSD-INDECOPI de 1 de marzo de 2010, que otorga a la solicitante el registro de la marca SPRING (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 16 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, presenta Recurso de Apelación en contra de la Sentencia Número Ocho de 14 de diciembre de 2012.

* Mediante Resolución Número Seis de 27 de enero de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspende el proceso y solicita Interpretación Prejudicial. Requiere se pronuncie sobre el siguiente asunto:

"Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase y productos vinculados de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486".

+ Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad Capitalizaciones Mercantiles Limitada en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Señala que el signo solicitado "SPRING" (mixto) crearía confusión, respecto de su marca registrada "SPRING STEP" (denominativa).

* Que ambos signos comparten el vocablo SPRING, el cual es el único elemento denominativo del signo solicitado, lo que hace a los signos similares.

* Afirma que el hecho de que existan otras marcas registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que contengan la palabra SPRING, no significa que por ello se deba conceder una adicional.

* Que los productos que protege el signo solicitado, son los mismos amparados por su marca registrada.

+ Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Argumenta que: "el hecho que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina per se la imposibilidad de su coexistencia, puesto que debe analizarse principalmente si ambos signos presentan características gráficas, fonéticas y/o conceptuales que, en su conjunto, permitan diferenciarlos y de esta forma, eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores".

* Que a pesar de proteger productos similares y/o vinculados, las diferencias gráfico fonéticas permiten su coexistencia pacífica.

* Afirma que la ley prohíbe la existencia de signos idénticos o semejantes que puedan causar confusión en el público consumidor.

* Que la demandante pretende segmentar los signos sin mirarlos en su conjunto.

+ Argumentos de la sentencia de primera instancia.

* El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 14 de diciembre de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto SPRING (mixto) y SPRING STEP (denominativo), poseen coincidencia ortográfica y fonética en la palabra SPRING, lo cual genera riesgo de confusión y asociación.

+ Argumentos del Recurso de Apelación.

* El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República del Perú, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:

* Error en la sentencia al no tomar en cuenta la apreciación en conjunto de los signos confrontados y sustentar el supuesto riesgo de confusión en la presencia de una denominación que se encuentra presente en diversas marcas registradas.

* Que los signos confrontados presentan otros elementos que permiten generar una impresión en conjunto distinta.

* Que no se ha efectuado el análisis en conjunto de los signos cotejando únicamente el término SPRING.

* Afirma que existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos que determinan una entonación y pronunciación en conjunto distinta.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

* La Corte consultante solicita la interpretación de la siguiente norma: artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el...