PROCESO 110-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 110-IP-2006

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC.

Marca: “NEW SKIN” (mixta).

Expediente Interno Nº 2003-00291.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau Lafont de Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 17 de mayo de 2006, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 7 de junio de 2006.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC.

   La parte demandada la constituyen: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad INTERMARKETING EXPRESS LTDA.

2. Acto demandado

   La sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC., plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia:

   - Resolución Nº 19086, de 24 de junio de 2002, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la cual se resolvió conceder el registro del signo “NEW SKIN” (mixto), solicitado por la sociedad INTERMARKETING EXPRESS LTDA., para distinguir “productos cosméticos dedicados a la belleza femenina” comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Como consecuencia de lo anterior solicita, adicionalmente, que se ordene la cancelación del registro de la marca “NEW SKIN” (mixta), clase 3; y, que se comunique el contenido de la sentencia a la mencionada Superintendencia, para los fines pertinentes.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 18 de diciembre de 2001, la sociedad INTERMARKETING EXPRESS LTDA., solicitó el registro del signo “NEW SKIN” (mixto), como marca que distinga “productos cosméticos dedicados a la belleza femenina”, productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

      - El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 512, de 30 de enero de 2002.

      - El 3 de abril de 2002, la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC., presentó oposición a la solicitud, argumentando ser titular en Colombia de las marcas: “NU SKIN”, Certificado de Registro Nº 226.641, que identifica productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente desde el 9 de diciembre de 1999 hasta el 9 de diciembre de 2009 (diez años); y, “NU SKIN”, Certificado de Registro Nº 187.944, que identifica productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza,[2] vigente hasta el 29 de julio de 2006;

      - El 24 de junio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 19086, que concedió el registro de signo solicitado “NEW SKIN” (mixto), a favor de INTERMARKETING EXPRESS LTDA.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC., domiciliada en Estados Unidos de América, manifiesta que fundamentó su demanda conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, transcribiendo dicha norma; además de considerar como violados los artículos 150 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, todos ellos, a su decir, por falta de aplicación.

      Estima la violación del artículo 150 de la aludida Decisión expresando que “Significa el anterior artículo que habiéndose o no presentado observaciones contra la solicitud de un registro de marca, debe proceder la oficina nacional competente, en este caso la Superintendecia de Industria y Comercio, a realizar un examen de registrabilidad del signo. Este examen de carácter obligatorio, no se trata de otra cosa que de un estudio de fondo de la solicitud hecha, para determinar si el signo es o no registrable a la luz de las disposiciones que sobre registrabilidad consagra la Decisión citada, verbigracia el literal a) del artículo 136 ibídem”.

      Continúa sosteniendo que la marca solicitada “(…) estaba indudablemente incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 referido, por lo que se concluye que la entidad demandada no realizó el examen de registrabilidad ordenado por el artículo 150 transcrito, en tanto que para la fecha de la solicitud de registro marcario referida, ya existía otra marca registrada, en cabeza de un tercero, que imposibilitaban a la entidad demandada a otorgar el registro a la marca NEW SKIN en la clase 3 internacional. No obstante lo anterior, la Superintendencia otorgó el registro mediante un acto administrativo violatorio de la ley”.

      Realiza un análisis sobre la identidad o semejanza entre las marcas en conflicto afirmando que “La marca NEW SKIN” (mixta), ilegalmente registrada, sí es similar hasta el punto de inducir al público a error con la marca anteriormente registrada por un tercero, NU SKIN, desde los aspectos gráfico, fonético y conceptual.”

      Con relación a que ambas marcas distingan los mismos productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, indica que “Es claro entonces que la marca previamente registrada NU SKIN, cubre todos los productos de la marca ilegalmente registrada NEW SKIN, por lo que hay lugar a confusión entre las marcas por distinguir estas (sic) productos iguales (cosméticos) pertenecientes a la misma clase 3 internacional”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Sobre las pretensiones del demandante expone las siguientes excepciones:

1. Legalidad de los actos administrativos acusados: “se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaría (sic), garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

2. Presunta violación del artículo 150 de la Decisión 486: Asevera que no se ha violado esta norma y que, por el contrario, se ajustó a sus mandatos.

3. Aplicación del artículo 134 de la Decisión 486: Manifiesta que “(…) es evidente que, las palabras NEW SKIN + GRAFICA, son susceptibles de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante, no careciendo de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘NEW SKIN + GRÁFICA’ (solicitada), y ‘NU SKIN’ (registrada) resulta indudable que no presentan similitudes fonéticas, que claramente le otorgan a la marca solicitada, la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

4. Presunta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486: Expresa que en las letras del signo solicitado a registro “(…) al ser pronunciadas son percibidas por el consumidor de un modo diverso, dado lo disímil de su respectiva escritura y sonoridad, de tal forma que de ninguna manera se encuentra riesgo alguno de confusión entre a (sic) ellas”.

   Finalmente, indica que “los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

   4. Tercero interesado

   La sociedad INTERMARKETING EXPRESS LTDA. considerada como tercero interesado en esta causa no dio contestación a la demanda.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de...