PROCESO 11-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 11-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 9, 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Pfizer Products Inc.

Patente de invención: RESOLUCIÓN DE SAL QUIRAL. Proceso Interno: 313-2010-0-1801-JR-CA-04.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 313-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 16 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 313-2010-0-1801-JR-CA-04.

El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   Partes en el proceso interno:

   Demandante: Pfizer Products Inc.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

   Hechos:

   1. El 29 de mayo de 2002, Pfizer Products Inc. solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que le otorgue la patente de invención para RESOLUCIÓN DE SAL QUIRAL, reivindicando prioridad extranjera en función a las solicitudes 60/294,775 y 60/341,048 presentadas en Estados Unidos de América con fechas 31 de mayo de 2001 y 6 de diciembre de 2001, respectivamente. La solicitud consta de 26 reivindicaciones.

   2. El 16 de junio de 2003, se otorgó la Orden de Aviso 581-2003, efectuándose la correspondiente publicación el 23 de junio de 2003 en el diario oficial El Peruano.

   3. Durante el término establecido por la ley no fueron presentadas oposiciones por parte de terceros que pudieran desvirtuar la solicitud de patente de invención.

   4. Mediante Resolución 1474-2008/DIN-INDECOPI de 28 de septiembre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención para RESOLUCIÓN DE SAL QUIRAL, debido a que la reivindicación 1 no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

   5. Pfizer Products Inc. formuló recurso administrativo de apelación y mediante Resolución 2712-2009/TPI-INDECOPI de 19 de octubre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual confirmó lo resuelto en la resolución apelada que denegó la patente de invención solicitada por Pfizer Products, Inc.

   6. El 20 de enero de 2010, Pfizer Products, Inc. presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2712-2009/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado que resolvió, mediante sentencia de 3 de febrero de 2014, declarar infundada la demanda.

   7. Pfizer Products Inc. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial.

   8. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: “Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 9, 14, 16 y 18 de la Decisión 486, a la luz de la reivindicación de prioridad efectuada”.

      Argumentos de la demanda:

   9. Pfizer Products Inc. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Que constituye un hecho aceptado por las partes que la patente de invención para RESOLUCIÓN DE SAL QUIRAL, reivindicación 1, cumple con el requisito de novedad, debido a que no está comprendido en el estado de la técnica ni en sus antecedentes más cercanos.

      - Respecto del tema de la prioridad, señala que la solicitud 60/294,775 de 31 de mayo de 2001 constituye el documento de prioridad más cercano, el cual fue presentado en Estados Unidos de América de acuerdo con las prácticas de dicho país. Por lo tanto, se le debe dar la importancia que merece y reconocérsele la fecha de prioridad.

      - Que el documento D1:PE001307-2000/OIN, antecedente más cercado a la patente de invención solicitada, no debe considerarse dentro del estado de la técnica, pues, ha sido expedido con posterioridad a la fecha de la prioridad más cercana a la solicitud. Por consiguiente, no debe ser tomado en cuenta para el análisis del nivel inventivo.

      Argumentos de la contestación a la demanda:

   10. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - La prioridad de 31 de mayo de 2001 no resulta válida, debido a que no revela el compuesto definido en la reivindicación 1. Por ello, el documento D1:PE001307-2000/OIN fue considerado para el análisis del nivel inventivo de la solicitud de patente.

       - La sociedad solicitante no sustentó el efecto inesperado del componente de la reivindicación 1, que lo diferencie de los efectos del compuesto revelado en el documento D1:PE001307-2000/OIN; por lo que no ha logrado demostrar que las reivindicaciones de la patente de invención solicitada posean nivel inventivo.

       Argumentos de la sentencia de primera instancia:

   11. Mediante sentencia de 3 de febrero de 2014 se declaró infundada la demanda por considerar que no se ha demostrado el efecto inesperado del compuesto reivindicado, en comparación con el compuesto contenido en el documento D1:PE001307-2000/OIN; por lo que al no observarse un nivel inventivo de la patente de invención solicitada, no cumple con el requisito de nivel inventivo requerido por el artículo 18 de la Decisión 486.

       Argumentos del recurso de apelación:

   12. Pfizer Products Inc. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 9, 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, procede la interpretación solicitada[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Requisitos de patentabilidad.

   2. Nivel inventivo. Estado de la técnica.

   3. Derecho de prioridad.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

   14. En el presente caso, Pfizer Products Inc. solicitó ante el Indecopi el registro de la patente de invención para RESOLUCIÓN DE SAL QUIRAL, reivindicando prioridad extranjera en función a las solicitudes 60/294,775 y 60/341,048 presentadas en Estados Unidos de América con fechas 31 de mayo de 2001 y 6 de diciembre de 2001, respectivamente. El Indecopi denegó la patente por no cumplir con el requisito de nivel inventivo.

   15. Dentro del Proceso 45-IP-2013, sobre la patente titulada DERIVADOS DE QUINAZOLINA INHIBIDORES DE SRC TIROSINA CINASA, este Tribunal ha señalado que:

       “Al respecto, si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que...