PROCESO 11-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 11-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84, de la misma normativa; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 7266-LR. Actor: BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H. Marca: BIOXIL (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, Ecuador, a los diez y ocho días del mes de mayo del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 13 de abril 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

   Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- iepi.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DE ECUADOR.

   Tercero Interesado: PHARMABRAND S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad PHARMABRAND S.A., solicitó el 22 de septiembre de 1998 el registro como marca del signo denominativo BIOXIL, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 404 de septiembre de 1998, se presentaron observaciones por parte de la sociedad BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H., con base en la marca denominativa BIODROXIL, registrada en Ecuador bajo el título No. 2069-93 y para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 975733 de 14 de febrero de 2000, resolvió rechazar la observación y conceder el registro solicitado.

      4. La sociedad BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H., presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      5. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 977417 de 23 de junio de 2000, resolvió el recurso de reposición ratificando el acto impugnado.

      6. La sociedad BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H., presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo.

      7. La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico- visual y fonético- auditivo.

      2. Sostiene, que los signos en conflicto protegen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, el análisis de registrabilidad debe ser más severo y riguroso.

      3. Agrega, que los signos en conflicto comparten un mismo factor tópico.

   3. La contestación de la demanda.

      1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

         Sostiene lo siguiente:

         (…)

         Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

         Me ratifico en la Resolución No. 977417, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

         (…)

         .

      2. Por parte del Procurador General de Estado.

         Por intermedio del Director de Patrocinio contestó la demanda de la siguiente manera:

         (…)

         El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.

         Por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio.

         (…)

         .

      3. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

         Contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

         • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Los signos presentan elementos suficientemente distintivos.

         • Sostiene, que los signos en conflicto se componen de partículas de uso común y nadie se puede apropiar de ellas.

         • Manifiesta, que la sociedad BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H. no probó la notoriedad de la marca BIODROXIL.

      4. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad PHARMABRAND S.A. contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, fonético e ideológico.

         • Sostiene que el signo BIOXIL es de fantasía.

         • Agrega, que se debe prestar mucha atención, ya que se trata de productos farmacéuticos.

         • Arguye, que la partícula BIO es de uso común.

         • Indica, que no existe confusión directa ni indirecta.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El juez consultante solicita la interpretación de los siguientes artículos: 81 y 82, literal h), 83, literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal interpretará los artículos 81 y 83, literal a); los demás artículos no son pertinentes para resolver el asunto bajo examen.

   El Tribunal, de oficio, interpretará los siguientes artículos: artículo 82, literal a), 83, literales d) y e), y 84 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error

;

(…)

4. Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

5. Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”.

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. Las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

5. Signos de fantasía.

6. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo BIOXIL. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 81...