PROCESO 108-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 108-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal e), 228 y 229 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “V VALENTINO GARAVANI” (mixta). Expediente interno: 1213-2012-0-1801-JR-CA-06

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 1213-2012-0/8va SECA-CSJL-PJ de 12 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Auto de 17 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

Partes en el proceso interno:

Demandante: VALENTINO S.p.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú

Tercero interesado: José Antonio Salas Aguilar

1. Determinación de los hechos relevantes:

   1. El 4 de diciembre de 2009, VALENTINO S.p.A., de Italia, solicita el registro de la marca V VALENTINO GARAVANI (mixta) para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación de Niza).

   2. El 24 de febrero de 2010, José Antonio Salas Aguilar formula oposición sobre la base de la marca JOSÉ VALENTINO escrita en letras características (Certificado 158421) que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza.

   3. Mediante Resolución 2360-2010/CSD-INDECOPI de 8 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado.

   4. VALENTINO S.p.A. presenta recurso de apelación en contra de la resolución administrativa de primera instancia.

   5. Mediante Resolución 2706-2011/TPI-INDECOPI de 30 de noviembre de 2012, el Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 2360-2010/CSD-INDECOPI que denegó el registro del signo solicitado.

   6. VALENTINO S.p.A. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2706-2011/TPI-INDECOPI.

   7. Mediante sentencia de 20 de marzo de 2013, se declara infundada la demanda. Posteriormente, la demandante interpone recurso de apelación.

   8. El 28 de enero de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima decide suspender el presente proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

2. Fundamentos de la demanda:

   9. La demandante VALENTINO S.p.A. indica lo siguiente:

   - El uso de la denominación VALENTINO GARAVANI constituye el ejercicio de su derecho a la personalidad, el cual no lesiona a terceras personas, toda vez que dada la fama, popularidad y prestigio de la persona que identifica la marca sólo será asociada a él y de ninguna manera con persona distinta.

   - Valentino Clemente Ludovico Garavani, mejor conocido como Valentino, es un diseñador de modas italiano conocido a nivel mundial, cuyas marcas son VALENTINO y VALENTINO GARAVANI.

   - Las marcas VALENTINO y VALENTINO GARAVANI y logotipo gozan de prestigio y renombre en el mundo, así como de indiscutible vigencia desde hace más de 50 años.

   - El signo solicitado y la marca registrada poseen elementos gráficos y fonéticos que las hacen totalmente distintas.

   - Existe registrada a favor de tercero la marca BRUNO VALENTI la cual no resulta confundible con la marca registrada.

   - La marca JOSÉ VALENTINO coexiste en el mercado con las marcas VALENTINO registradas.

3. Fundamentos de la contestación:

   10. El Indecopi contestó la demanda alegando que:

       - Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión, ya que comparten el término idéntico VALENTINO. Además, que distinguen algunos de los mismos productos.

       - No existen otras marcas registradas en la Clase 25, a nombre de otros titulares, que presenten la denominación VALENTINO.

       - Según la Real Academia Española, la denominación VALENTINO significa “perteneciente o relativo a Valencia”, por lo que al tener un significado específico no podría evocar un personaje en concreto como señala la demandante.

   11. José Antonio Salas Aguilar alega lo siguiente:

       - El signo solicitado y la marca registrada son similares dado que comparten la denominación VALENTINO, por lo que su coexistencia creará confusión en el público consumidor.

       - Los elementos gráficos y denominativos adicionales presentes en el signo solicitado no desvirtúa la similitud que tiene con la marca registrada.

       - El prestigio y renombre alegado por la solicitante no es relevante para el presente caso, ya que el signo solicitado no cuenta con protección debido a que no se encuentra registrado.

       - Si bien las personas gozan de su derecho al nombre propio, ello no significa que la autoridad administrativa otorgue obligatoriamente el registro del mismo como marca, ya que bajo ese supuesto cualquier persona con el componente VALENTINO en su nombre podría pedir su registro ocasionando confusión en el público consumidor.

       - La marca registrada JOSÉ VALENTINO y la marca BRUNO VALENTI no son similares dado que se encuentran conformadas por elementos disímiles.

       - El signo solicitado y la marca registrada se encuentran destinados a distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, lo que incrementará el riesgo de confusión en el público consumidor.

4. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   12. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que entre los signos confrontados existe una coincidencia ortográfica y fonética, lo cual genera riesgo de confusión y asociación, y al existir similitud y conexión competitiva entre los productos que distinguen, su coexistencia en el mercado inducirá a confusión al consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los mismos. Por lo tanto, el signo es irregistrable por carecer de distintividad. En consecuencia, se presenta el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

5. Fundamentos del recurso de apelación:

   13. La demandante reiteró los argumentos de su demanda y agregó que:

       - El nombre VALENTINO GARAVANI tiene un especial relieve, dado que, tratándose de un reconocido diseñador italiano de modas, famoso a nivel mundial, su nombre es objeto de un conocimiento generalizado y en particular dentro del sector de la moda. Lo mismo sucede con el monograma constituido por un diseño estilizado y caprichoso de la letra “V” que, como consecuencia de la amplia y extendida publicidad de la que es objeto, es reconocido como el símbolo que identifica a Valentino Garavani.

       - La marca JOSÉ VALENTINO coexiste en el mercado con las marcas VALENTINO registradas a favor de la solicitante en las Clases 3, 14, 18 y 25. La marca JOSÉ VALENTINO fue otorgada enontrándose registradas las marcas VALENTINO y VALENTINO GARAVANI en clases vinculadas, existiendo clara conexión competitiva entre los productos que distinguen.

       - El signo solicitado V VALENTINO GARAVANI (mixto) es la conjunción del logo “V” registrado en la Clase 25 y la denominación VALENTINO GARAVANI registrada en la Clase 18, compartiendo las marcas mercados relacionados y dirigidos al mismo consumidor, sin que se evidencia riesgo de confusión.

       CONSIDERANDO:

   1. Competencia del Tribunal

   14. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   15. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

   2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   16. En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, de la siguiente manera:

       Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486

       .

   17. Procede la interpretación solicitada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal e), 228 y 229 de la misma normativa.

   18. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

       DECISIÓN 486

       Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

       Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

       a) las palabras o combinación de palabras;

       b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

       (…)

       g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

       (…)

       Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

       a)...