PROCESO 107-IP-2015

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2015
• Fecha de publicación: 14 Octubre 2015
• Número de registro: 107-IP-2015
• Número de Gaceta: 2605
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 107-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 147, 224, 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 136 literal h) de la misma norma; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: Farmindustria S.A. Marca: TIFANNY (denominativa). Expediente Interno: 7076-2013-0-1801-JR-CA-26.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 7076-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de febrero de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 7076-2013-0-1801-JR-CA-26.

El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Farmindustria S.A.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

Tíffany and Company

2. Hechos:

1. El 7 de abril de 2011, Farmindustria S.A. solicitó el registro de la marca TIFANNY (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El extracto fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. El 14 de junio de 2011, Tiffany and Company formuló oposición manifestando lo siguiente:

• Es titular de las siguientes marcas de producto:

Marca	Clase	Certificado	País
TIFFANY	3	99773	Perú
	3	53081-C	Bolivia
	3	149560	Colombia
	3	3239-91	Ecuador
	14	119388	Perú
	14	150/1992	Ecuador

• La marca registrada es famosa y reconocida en el mundo, inclusive fue reconocida como notoria mediante Resolución 94969-DIPI de 22 de mayo de 1992, por lo que merece una protección especial.

• La casa Tiffany & Company se remonta desde 1837 con su primera tienda en Broadway, New York, por lo que al ser la marca registrada conocida es muy fácil aprovecharse del valor comercial de ésta.

• Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado y la marca registrada son similares.

• Es evidente la vinculación de los productos de las Clases 3 y 14 con la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Adjuntó medios probatorios para acreditar sus afirmaciones.

3. El 6 de diciembre de 2011, Farmindustria S.A. absolvió el traslado de la oposición formulada por Tiffany and Company, señalando que limita los productos a ser distinguidos a los productos hormonales comprendidos dentro de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Mediante Resolución 721-2012/CSD-INDECOPI de 2 de marzo de 2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Tiffany and Company, y denegó el registro del signo solicitado.

5. El 9 de abril de 2012, Farmindustria S.A. interpuso recurso de apelación, alegando que los signos confrontados pueden coexistir, toda vez que si bien éstos son semejantes, distinguen productos no vinculados sin generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Asimismo, solicita la suspensión del procedimiento administrativo por encontrarse en trámite la acción de cancelación por falta de uso que ha interpuesto contra la opositora.

6. Mediante Resolución 2177-2013/TPI-INDECOPI de 21 de junio de 2013, la Sala de Propiedad Intelectual revocó la resolución apelada y otorgó el registro de la marca TIFANNY (denominativa).

7. Tiffany and Company presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2177-2013/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 15 de julio de 2014 declaró infundada la demanda.

8. Tiffany and Company presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

9. Mediante la resolución de 6 de enero de 2015 la segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:

1. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) en lo referido a los criterios para la comparación entre dos signos distintivos denominativos de fantasía con similar estructura gráfico fonética, cuando el signo cuyo registro se solicita restringe el rango de los productos a distinguir en virtud al principio de especialidad?

2. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) en lo referido a qué criterios de registrabilidad deben de aplicarse para cotejar el riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la Clase 3 y la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en función a los eventuales puntos de convergencia que pudieran existir en los canales de comercialización, tomando en cuenta que los productos de ambas clases podrían incidir en la salud de los consumidores?

3. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 147 de la Decisión 486 en lo referido a los criterios a tomar en cuenta para que el titular de un signo distintivo acredite el legítimo y real interés de participación en el mercado que sirva de sustento para la presentación de una oposición andina?

4. ¿Cómo deben interpretarse los artículos 224, 225 y 228 de la Decisión 486 en lo referido a qué criterios a tomar en los casos que una marca ha sido declarada notoriamente conocida mediante una resolución administrativa; por cuánto tiempo se prolonga la protección de notoriedad otorgada por una resolución administrativa y, de ser el caso, si cesado el nivel de protección especial otorgado, qué criterios analizar para establecer si se mantiene o no el estatus de marca notoria?

3. Argumentos de la demanda:

10. Tiffany and Company sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

• Existe prueba suficiente que demuestra que el signo TIFFANY (denominativo) es una marca notoriamente conocida.

• La marca concedida TIFANNY de Farmindustria S.A. constituye una clara imitación de la marca notoriamente conocida TIFFANY, ya que reproduce la mayor parte de su estructura, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

• Que...