PROCESO 107-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 107-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y, 135 literales a), e) y f) de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “GOLDEN PIÑA” (mixta). Expediente Interno: 7052-2011-0-1801-JR-CA-16

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 7052-2011-0/ 8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso interno y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Auto de 10 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

Partes en el proceso interno:

Demandante: Frutas de la Selva S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú

1. Determinación de los hechos relevantes:

   1. El 26 de enero de 2010, Frutas de la Selva S.A.C. solicitó el registro de la marca GOLDEN PIÑA y logotipo (se reivindica colores[1]) para distinguir “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales” de la Clase 31 del Arreglo de Niza Relativa a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante Clasificación de Niza).

   2. Mediante Resolución 14031-2010/DSD-INDECOPI de 9 de septiembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro solicitado por ser descriptivo del tipo de piña.

   3. El 30 de septiembre de 2010, Frutas de la Selva S.A.C. interpuso recurso de apelación. Mediante Resolución 2056-2011/TPI-INDECOPI de 23 de septiembre de 2011, el Indecopi decidió confirmar la Resolución 14031-2010/DSD-INDECOPI de 9 de septiembre de 2010, desestimar la modificación solicitada y denegar el registro solicitado por ser descriptivo.

   4. El 3 de enero de 2012, Frutas de la Selva S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2056-2011/TPI-INDECOPI de 23 de septiembre de 2011.

   5. Mediante sentencia de 11 de marzo de 2013, el 16º Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

   6. El 21 de marzo de 2013, Frutas de la Selva S.A.C. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   7. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Fundamentos de la demanda:

   8. La demandante Frutas de la Selva S.A.C. manifestó lo siguiente:

   – Solicitó la modificación del signo solicitado excluyendo la denominación PIÑA y logotipo (entendiéndose la figura de piña), al tratarse de elementos secundarios. Con la modificación del signo solicitado se extingue la causal para denegar su registro, constituyéndose en un signo distintivo, capaz de individualizar a sus productos, por lo que se debe otorgar su registro.

   – Manifestó ser titular de la marca GOLDEN PIÑA y figura (Certificado 71541), GOLDEN PIÑA AGRÍCOLA LA BRETAÑA y logotipo (Certificado 135335) y GOLDEN PINEAPPLE FRUSELVA y logotipo (Certificado 135389), que distinguen productos de la Clase 31 de la Clasificación de Niza. Asimismo, es titular de las marcas D’GOLDEN y logotipo (Certificado 174992) y GOLDEN y logotipo (Certificado 172994), por lo que ostenta una familia de marcas sobre la denominación GOLDEN. Indicó que el signo solicitado se encuentra conformado únicamente por la denominación GOLDEN, la cual forma parte de sus marcas registradas, por lo tanto debe otorgarse el registro solicitado.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   9. El Indecopi contestó la demanda señalando que:

   – La denominación GOLDEN PIÑA puede ser identificada con “piña gold” o “piña golden”, la cual es un tipo de fruta exótica que se expende en verdulerías y establecimientos de alimentación. Al ser identificado con un tipo de fruta, el signo solicitado resulta descriptivo.

   – Si bien el signo solicitado cuenta con elementos figurativos y cromáticos, la imagen de una piña y un marco de color amarillo refuerzan el concepto del elemento denominativo, por lo que no dotan de distintividad al signo solicitado. Por lo expuesto, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486.

   – No cabe la modificación del signo solicitado, que excluye la denominación “piña” y logotipo, ya que tal modificación implica cambios sustanciales dentro del signo, los cuales van a generar una diferente impresión visual del mismo, lo cual no se encuentra permitido por ley. En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el inciso b) del artículo 135 de la Decisión 486, por lo que corresponde denegar su registro.

   – El signo solicitado se encuentra conformado por una denominación genérica y un aspecto gráfico carente de distintividad, lo que determina que dicho signo no sea distintivo.

4. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   10. El juzgado declaró improcedente el pedido de modificación del signo por considerar que esta variación no es un cambio accesorio o secundario sino sustancial y declaró infundada la demanda por considerar que el signo solicitado a registro carece de distintividad.

5. Fundamentos del recurso de apelación:

   11. La demandante Frutas de la Selva S.A.C. reiteró los argumentos de su demanda y agregó que:

       el juzgado entra en contradicción al manifestar que la supresión de la denominación piña y la figura de una piña fue un cambio sustancial, para después alegar que el signo es genérico por los mismos elementos referidos (…). Respecto a la modificación de un signo, en tanto la supresión se efectúe sobre un elemento genérico o descriptivo no podrá considerarse como una modificación de carácter sustancial, por cuanto dichos elementos no expresan la distintividad de la marca. (…) La denominación y la figura de una piña no son para nada elementos relevantes dentro del signo y, por ende, su supresión no constituye una modificación sustancial

       .

       CONSIDERANDO:

   12. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   13. Que, al tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

       Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas:

   14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 143 de la Decisión 486. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por:

       1. Posibilidad y condiciones para modificar un signo solicitado dentro de un procedimiento de inscripción de marca; y, 2. Criterios para determinar cuándo nos encontramos frente a una denominación genérica y fuerza distintiva que puede tener la parte gráfica de un signo sobre la denominación genérica textual

       .

   15. Procede la interpretación solicitada. Además, de oficio, se interpretarán las siguientes normas: 134 literales a), b) y g); y, 135 literales a), e) y f) de la misma normativa.

   16. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

       DECISIÓN 486

       (…)

       Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

       Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

       a) las palabras o combinación de palabras;

       b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

       (…)

       g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

       Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

       a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

       b) carezcan de distintividad;

       (…)

       e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

       f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

       (…)

       Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de...