PROCESO 107-IP-2006

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2006
• Fecha de publicación: 25 Agosto 2006
• Número de registro: 107-IP-2006
• Número de Gaceta: 1388
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

- 22 -

PROCESO 107-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio los artículos 81, 82, literal a), 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión. Consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 60-2004. Actor: Sociedad UBS AG. Marca: “UBS + logo de tres llaves cruzadas (mixta)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 07 de junio de 2006.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: Sociedad UBS AG.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Tercero interesado: Sociedad UNITED PARCEL OF AMERICA INC.

B. datos RELEVANTES.

1. Los hechos de la demanda.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

1. UBS AG es una entidad bancaria organizada y constituida de acuerdo con las leyes de Suiza y con más de 125 años de tradición; mantiene operaciones en las más importantes plazas financieras alrededor del mundo. La sigla UBS identifica ante los consumidores de los cinco continentes a una prestigiosa y famosa institución bancaria suiza, la cual se ubica entre los 4 primeros bancos más grandes del mundo.

2. Su destacada posición en el sistema bancario internacional incluso ha sido reconocida por el Banco de Reserva de la República del Perú, organismo que acredita a UBS como banco de primera categoría en el territorio peruano y para los efectos de ley.

Actualmente tiene representaciones estables en más de cincuenta países a través del mundo. En la región latinoamericana los negocios incluyen la administración de reservas internacionales de los gobiernos, la asesoría financiera en los procesos de privatización, manejo de fondos públicos y privados, negocios fiduciarios y demás operaciones financieras.

UBS AG mantiene representantes permanentes en el Perú, quienes actúan conforme a las normas de supervisión vigentes y están acreditados ante la Superintendencia de Banca y Seguros.

3. La sociedad UBS AG solicitó el 25 de septiembre de 1998, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo UBS + logo de tres llaves cruzadas (mixto) para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 9871038. La representación gráfica del signo es la siguiente:

E
l 22 de marzo de 1999, la sociedad PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. formuló observación a dicha solicitud, argumentando que es titular de la siguiente marca:

• UPS (denominativa), para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado 9712.

4. El Indecopi, mediante Resolución N° 1017-2000/OSD-INDECOPI del 31 de enero de 2000, declaró fundada la observación formulada por la sociedad PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. y denegó el registro solicitado.

5. El 1 de marzo de 2000, la sociedad UBS AG interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 1017-2000/OSD-INDECOPI del 31 de enero de 2000.

6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1132-2000/TPI-INDECOPI de 9 de octubre de 2000, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada.

7. El 21 de diciembre de 2000, la sociedad UBS AG, mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la invalidez de la Resolución N° 1132-2000/TPI-INDECOPI del 9 de octubre de 2000.

8. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 26 de junio de 2003, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia, la invalidez de la Resolución N° 1132-2000/TPI-INDECOPI.

9. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

10. La sociedad UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC., mediante escrito radicado el 8 de septiembre de 2003, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos:

1. Con la Resolución expedida por el INDECOPI se desconoció la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París , y una violación a este Convenio presupone el incumplimiento de las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio –OMC, pues a través de la interpretación que hizo el INDECOPI concluyó que las circunstancias de hecho relevantes únicamente son aquellas que ocurren en territorio peruano y no las que se presentan a nivel internacional; dado que la norma indica que se “deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca..”, un tribunal administrativo no puede interpretar su sentido en forma diversa, menos cuando la OMPI señala: “Las autoridades competentes del país en que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este tipo (de registrabilidad de la marca) de las circunstancias que concurren en otros países”. (Guía para la aplicación del Convenio de París).

2. Además, no es un hecho controvertido que los signos en conflicto amparen servicios prestados por instituciones muy prestigiosas; no se advirtió sobre la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, lo que ha sido reconocido por la propia observante, ni sobre el poder distintivo que detentan nuestra marca UBS + logo de tres llaves cruzadas y la marca observante, y tal desconocimiento lleva, a la vez, al incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la OMC. Igualmente, al establecer el supuesto riesgo de confusión se hizo un errado análisis.

3. Alude al tema de la publicidad a nivel mundial, para decir que ambas compañías han debido hacer grandes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar las respectivas marcas, y no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo.

4. Igualmente, al hecho de que ambas marcas son “marcas de la casa”, clasificación doctrinaria que atañe a la asociación que hacen siempre los consumidores a cierta denominación con un determinado fabricante, sin importar el producto o servicio de que se trate. La marca UBS + logo de tres llaves cruzadas compartiendo la calidad de “marca de casa”, no puede provocar confusión en el público consumidor.

...