PROCESO 106-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 106-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima República del Perú.

Marca: EL PUMITA ANDYROY Y LA FRASE EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS Y LOGOTIPO.

Actores: KREIMER JURADO CAMA Y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA.

Proceso interno Nº. 05665-2010-0-1801-JR-CA-07.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil catorce. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo está de acuerdo con el pronunciamiento de fondo de la Interpretación Prejudicial y, en consecuencia, participa de su adopción; sin embargo, tiene una posición singular en relación con algunos puntos de la parte considerativa que no fueron acogidos por la mayoría.

VISTOS:

El 12 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 05665-2010-0-1801-JR-CA-07;

El auto de 28 de octubre 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: RODOLFO JURADO ZURITA.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 23 de agosto de 2007, KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA solicitaron ante el INDECOPI, la nulidad de la marca EL PUMITA ANDYROY y la frase EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS y logotipo registrada para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor RODOLFO JURADO ZURITA.

* Por Resolución Nº. 01643-2009/CSD-INDECOPI de 30 de junio de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la solicitud de nulidad interpuesta.

* El 23 de julio de 2009, el señor Rodolfo Jurado Zurita, interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1095-2010/TPI-INDECOPI de 18 de mayo de 2010, revocó la Resolución impugnada, declarando infundada la acción de nulidad.

* KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA interpusieron demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número quince, de 30 de enero de 2013, donde el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la Resolución N°. 1095-2010/TPI-INDECOPI.

* El señor Rodolfo Jurado Zurita interpuso recurso de apelación.

* La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número Cinco de 28 de enero de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486.

* Argumentos de la demanda.

* Los señores KREIMER JURADO CAMA y JOSUÉ DELFIO JURADO CAMA, presentaron escrito de demanda contencioso administrativa, en el que exponen que:

* Como parte de los hechos de la demanda manifiestan que:

* Su padre, el señor Josué Jurado Zurita, fundó la agrupación musical GRUPO GÉNESIS en el año 1972, siendo el fundador, creador, director musical, compositor y autor de todos los éxitos musicales del grupo.

* El demandado, señor Rodolfo Jurado Zurita, su tío, actuó de mala fe al momento de solicitar el registro EL PUMITA ANDYROY y la frase EL GRUPO MÁS COMPLETO GÉNESIS, ya que conocía que el nombre comercial GRUPO GÉNESIS pertenecía a su hermano Josué Jurado Zurita.

* El señor Josué Jurado Zurita, registró como marca su nombre comercial GRUPO GÉNESIS y, que a su muerte, su madre, la señora Juana Ynes Cama Anchirayco continuó con la dirección musical del GRUPO GÉNESIS, siendo la nueva titular del nombre comercial. Y que, además, registró ante el INDECOPI la marca GRUPO MUSICAL GÉNESIS.

* A la muerte de su madre, ellos quedaron como herederos del nombre comercial. Finalizan la narración, indicando que su tío registró la marca en conflicto de mala fe, conforme lo descrito.

* Por Resolución N°. 1643-2009/CSD-INDECOPI de 30 de junio de 2009, el INDECOPI declaró fundada la acción de nulidad y nulo el registro de la marca en conflicto, ya que, consideró que, se acreditó el uso del nombre comercial GRUPO GÉNESIS.

* Igualmente manifiesta que el INDECOPI analizó la vinculación económica y de servicios, concluyendo que los servicios que distinguen ambos signos se encuentran vinculados.

* En cuanto al examen comparativo, la Resolución del INDECOPI determinó que los signos en conflicto son semejantes entre sí pudiendo inducir a confusión al público consumidor.

* El INDECOPI, después de analizar los medios probatorios, determinó que el demandado actuó de mala fe.

* Sin embargo, por Resolución N°. 1095-2010/TPI-INDECOPI de 18 de mayo de 2010, el INDECOPI, revocó la Resolución 1643-2009/CSD-INDECOPI.

* Argumentos de la contestación a la demanda.

* El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que:

* Respecto a la mala fe en la obtención del registro cuya nulidad se solicita "El hecho de que el señor Jurado Zurita haya solicitado el registro de la marca cuestionada al haber caducado el registro de la marca GRUPO MUSICAL GÉNESIS y logotipo, no determina automáticamente que haya actuado de mala fe, ya que se encuentra acreditado como uno de los fundadores del GRUPO GÉNESIS desde el año 1972, por lo que tenía tanto derecho como el padre de los accionantes sobre la denominación en cuestión.

* El hecho de que los accionantes hayan acreditado el uso constante del nombre comercial GRUPO GÉNESIS, no desmedra el derecho legítimo del señor Jurado Zurita como fundador del mismo.

* El nombre comercial GRUPO GÉNESIS fue utilizado por los fundadores los hermanos Josué, Eliud y Rodolfo Jurado, por lo que los tres tenían los mismos derechos sobre el nombre comercial, por lo que el Tribunal del INDECOPI consideró que los accionantes no habían acreditado tener un mejor derecho sobre el nombre comercial.

* La Resolución impugnada fue emitida conforme a la norma comunitaria.

* Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

* En la Sentencia de Primera Instancia se manifiesta que el señor RODOLFO JURADO ZURITA, tercero interesado, en el proceso contestó la demanda señalando que: "Es titular del registro de la marca El Pumita Andyroy y el Grupo Más Completo Génesis (...) habiendo trabajado bajo esa denominación desde la fundación del grupo en el año 1972". Sin embargo, en el expediente no se encuentra dicha contestación.

* Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

* La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en:

* De la prueba que obra en el expediente, a los demandantes, al ser los sucesores de los causantes, les corresponde la titularidad de la marca en cuestión.

* Por lo que, cuando el demandado solicitó el registro de la marca en pugna contaban con la protección legal de dicho signo.

* De esta manera, existiría riesgo de confusión en el mercado.

* Declara fundada la demanda.

* Argumentos jurídicos del recurso de apelación.

* El señor RODOLFO JURADO ZURITA, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, en el que manifestó:

* La Sentencia apelada le causa agravio ya que limita su derecho adquirido legalmente.

* La Sentencia apelada no fue motivada debidamente y no especifica claramente en qué se fundamentó.

* La Sentencia apelada hace una interpretación errónea de los artículos 152 y 153 de la Decisión 486.

* La Sentencia apelada no ha motivado la existencia de mala fe del demandado

* Argumentos jurídicos de la contestación a la apelación.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

* Solicitud del Juez consultante.

* El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

* Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre nombres comerciales y signos semejantes que distinguen servicios de la misma clase, en el marco del inciso b) del artículo 136 de la Decisión 486.

* Cómo debe analizarse e interpretarse el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 respecto a la nulidad del registro de una marca por haberse concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala fe.

CONSIDERANDO:

* Que, los artículos 136 literal b) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman...