PROCESO 106-IP-2008

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2008
• Fecha de publicación: 01 Diciembre 2008
• Número de registro: 106-IP-2008
• Número de Gaceta: 1675
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 106-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 82, literal e) de la misma normativa, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 7030-2000-MP. Actor: Sociedad ALLERGAN, INC. Marca denominativa “ALPRAGEN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de octubre del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No 1 de Quito República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de octubre de 2008.

1. Las partes.

Demandante: Sociedad ALLERGAN, INC.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL ECUADOR.

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Tercero interesado: Sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A.

II. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A. solicitó el 30 de septiembre de 1998 el registro como marca del signo ALPRAGEN (denominativo), para amparar todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 91257/98.

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALLERGAN, INC presentó observación a dicha solicitud de registro con base en la marca denominativa ALPHAGAN, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 2840/96 para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 975821 del 17 de febrero de 2000, resolvió conceder el registro como marca del signo denominativo ALPRAGEN.

4. La sociedad ALLERGAN, INC interpuso ante el Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, acción subjetiva de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La sociedad ALLERGAN, INC soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

1. Los signos en conflicto son confundibles desde el punto gráfico, visual, fonético y auditivo, pudiendo llevar al público consumidor a error. Los signos en conflicto causarían confusión en cuanto al origen empresarial.

2. La Resolución que concede le registro como marca del signo ALPRAGEN no se encuentra motivada y, por lo tanto, no está en concordancia con lo establecido en el artículo 95 de la Decisión 344.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda de la siguiente manera:

“Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Falta de derecho del actor.

Por las excepciones propuestas, se servirán señores Ministros rechazar la demanda”.

(…)

2. Por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso.

La sociedad GENÉRICOS AMERICANOS GENAMERICA S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera:

1. Los signos en conflicto no son confundibles de ninguna manera y, por lo tanto, no pueden generar confusión en el público consumidor.

2. El público consumidor de los productos de la clase 5 es especializado, ya que son productos prescritos por los especialistas en el campo de la medicina.

3. El prefijo AL los comparten muchas de las marcas existentes en el mercado, tal como ALFAPREN, ALFAGRES, ALFATUR, ALFARE.

IV. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El literal h) del artículo 82 y el artículo 93 de la misma normativa no será objeto de interpretación, ya que no son pertinentes al caso bajo estudio.

No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio el artículo 82, literal e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo se interpretará el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 344

(…)

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”;

(…)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”

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