PROCESO 105-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 105-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, así como del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Asunto: Cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falta de uso como medio defensa.

Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160313.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días de noviembre del dos mil catorce.

VISTOS:

1. Mediante Oficio CAR/SNP/DGE 140/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido el 15 del mismo mes, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso administrativo 160313.

2. Mediante Auto de 17 de septiembre de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina decidió: “Otorgar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) que se ha constituido por mandato legal; 2) que se trata de un órgano permanente; 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos”.

3. Mediante comunicación CAR/SNP/DGE 196/2014 recibida el 3 de octubre de 2014, el SENAPI dio respuesta al Auto de 17 de septiembre de 2014.

4. El Auto de 29 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

5. La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que “la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional” (…)”; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

   1. ANTECEDENTES:

   Partes en el proceso administrativo:

   Opositora y recurrente: ZAIRE LTDA.

   Solicitante y tercero interesado: ST. PATRICK S.A.

   Hechos:

6. El 31 de enero de 2013, ST. PATRICK S.A. solicitó ante el SENAPI el registro de marca de producto “EASTON” (mixta) para distinguir “cigarrillos” de la Clase 34 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación de Niza).

7. El 16 de mayo de 2013, la solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo el Número de Publicación 160313.

8. El 28 de junio de 2013, ZAIRE LTDA. presentó oposición al registro de la marca solicitada sobre la base del registro de la marca “ESTON” (mixta) de la misma Clase 34 de la Clasificación de Niza (Registro 115025-C).

9. El 23 de agosto de 2013, ST- PATRICK S.A. contesta a la oposición planteada, interponiendo acción de cancelación como medio de defensa en contra del registro de marca 115025-C.

10. El 23 de octubre de 2013, ZAIRE LTDA. contesta a la acción de cancelación adjuntando las pruebas del uso de la marca registrada.

11. El 18 de diciembre de 2013, dicta la Resolución Administrativa 634/2013 que: 1. Declara probada la acción de cancelación interpuesta por ST. PATRICK S.A.; 2. Declara improbada la oposición planteada por ZAIRE LTDA.; y, 3. Concede el registro de la marca “EASTON” (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación de Niza solicitada por ST. PATRICK S.A.

12. El 7 de febrero de 2014, ZAIRE LTDA. interpone recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 634/2013, alegando una incorrecta valoración de las pruebas, refiriendo que habría demostrado el uso de la marca durante las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 a 23 de agosto de 2013.

13. El 11 de marzo de 2014, se dictó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 54/2014, por la cual se resolvió rechazar el recurso planteado y confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 634/2013.

14. El 21 de abril de 2014, ZAIRE LTDA. interpone recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-54/2014, refiriendo nuevamente una incorrecta valoración de la prueba y una inadecuada interpretación del artículo 165 de la Decisión 486.

15. El SENAPI solicita interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486.

    Argumentos de la oposición:

16. La opositora ZAIRE LTDA. argumentó que:

    – El signo solicitado “EASTON” (mixto) para distinguir “cigarrillos” de la Clase 34 de la Clasificación de Niza es similar al grado de causar riesgo de confusión a la marca registrada “ESTON” (mixta) de la misma Clase 34 de la Clasificación de Niza.

    – Del mismo modo señaló que ambos signos confrontados distinguen los mismos productos de la Clase 34 de la Clasificación de Niza.

17. La solicitante ST- PATRICK S.A. argumentó que:

    – Responde a la oposición planteada, interponiendo acción de cancelación como medio de defensa, en contra del registro de la marca registrada “ESTON” (mixta) de la Clase 34 de la Clasificación de Niza por falta de uso en el mercado.

18. La opositora ZAIRE LTDA. argumentó que:

    – Presenta pruebas del uso de la marca, tales como pólizas de importación de cigarrillos cajas de cartón con la marca ESTON desde China (2010, 2011 y 2012); documentos de registro en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA); facturas comerciales por la venta de cigarrillos ESTON (2010, 2011 y 2012); copia de la resolución del SENAPI que demuestra que existe pleno interés en la marca al defenderla en un caso de infracción de marca; y, documento de constitución de Bolivian Border Shops S.R.L.

    – Señala que “esta marca viene siendo usada en Bolivia a través de diferentes distribuidores en los centros mineros, productos que se comercializan sobre todo en los centros mineros de Oruro y Potosí”.

    Argumentos de la resolución administrativa de primera instancia:

19. El SENAPI argumentó en la Resolución Administrativa 634/2013 lo siguiente:

    Teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha sido interpuesta el 23 de agosto de 2013, por lo tanto los años a ser considerados para las pruebas de descargo corresponden a las gestiones 23 de agosto de 2010 a 23 de agosto de 2013. (…) los medios probatorios presentados son insuficientes para demostrar el uso de la marca ESTON (mixta), pues no prueba el uso de la misma en la gestión 2013 (…). Asimismo, la prueba presentada no acredita el uso del signo distintivo mixto

    .

20. Por lo tanto, el SENAPI resuelve: 1. Declarar probada la acción de cancelación interpuesta por ST. PATRICK S.A.; 2. Declarar improbada la oposición planteada por ZAIRE LTDA.; y, 3. Conceder el registro de la marca “EASTON” (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación de Niza solicitada por ST. PATRICK S.A., fundando su decisión en el hecho que no se demostró el uso de la marca durante el 2013, incumpliendo la demostración del uso durante los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación planteada.

    Argumentos del recurso de revocatoria:

21. La recurrente ZAIRE LTDA. interpone recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 634/2013, alegando una incorrecta valoración de las pruebas, refiriendo que sí habría demostrado el uso de la marca durante las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 a 23 de agosto de 2013.

22. Mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 54/2014, el SENAPI rechazó el recurso planteado y confirmó en todas sus partes la Resolución Administrativa 634/2013, fundamentando su decisión en la insuficiencia de la prueba aportada puesto que, en su opinión, únicamente demuestra ciertos períodos de tiempo discontinuos y no un uso constante de la marca registrada durante los tres años precedentes a la acción de cancelación.

23. ZAIRE LTDA. interpone recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-54/2014, refiriendo nuevamente una incorrecta valoración de la prueba y una inadecuada interpretación del artículo 165 de la Decisión 486. Alega que la norma requiere el período de no uso de una marca durante tres años consecutivos y no así la demostración de un uso consecutivo de la marca durante los 3 años precedentes a la interposición de la cancelación. Asimismo, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los productos y la modalidad bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

24. La solicitante ST- PATRICK S.A. señaló que ZAIRE LTDA. adjunta una gran cantidad de pruebas que no fueron ofrecidas al momento de presentar la contestación a la acción de cancelación. Dichas pruebas, presentadas de manera extemporánea, no deben ser tomadas en cuenta (facturas comerciales de 2010 y 2013).

25. El SENAPI solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos: “si el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes; o, si la demostración de únicamente un período anterior interrumpe el cómputo de esos tres años de no uso referidos en la norma, o si por ejemplo la demostración de únicamente períodos discontinuos, precedentes incluso al año anterior a la interposición de la acción de cancelación, sería suficiente para interrumpir el cómputo de los tres...