PROCESO 105-IP-2007

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1581
• Número de registro: 105-IP-2007
• Fecha de publicación: 04 Febrero 2008
• Sección: Procesos
• Año: 2008
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 105-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno Nº 2006-0125. Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca: “TROPICAL (MIXTA)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 0927, de 22 de mayo de 2007, recibido en este Tribunal el 29 de junio de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2006-0125.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y con los exquisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 15 de agosto de 2007.

1. Las partes.

Demandante: COMPAÑíA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

Demandado: La Nación colombiana, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Tercero interesado: La SOCIEDAD PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., PROTABACO S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

El día 21 de marzo de 2003, la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. PROTABACO, solicitó el registro del signo TROPICAL (mixto) para identificar “cigarrillos, tabaco, artículos para fumadores, cerillas”, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

La COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., a través de apoderado presentó oposición contra el registro mencionado, con fundamentos en sus derechos anteriores sobre las marcas CARIBE (nominativa y mixta), con reivindicación de colores), registradas previa y actualmente en la misma clasificación internacional.

Mediante Resolución Nº 30408, de 29 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, declaró infundada la observación de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y, otorgó el registro como marca, del signo TROPICAL (mixto).

La COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución antes mencionada.

Mediante Resolución Nº 14001, de 28 de junio de 2004, se resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución Nº 30408 en todas sus partes, aduciendo que la solicitud del registro de la marca TROPICAL (mixta) no estaba comprendida en ninguna causal de irregistrabilidad establecida en la Decisión 486.

Con Resolución Nº 31291, de 25 de noviembre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, decidió sobre el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 30408, de 29 de octubre de 2003, expresando que los dos signos enfrentados no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, quedando agotada la vía administrativa.

CONSIDERANDO:

Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

(…)”

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. (Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16).

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por letras, palabras o, combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede; sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de letras, palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN (DIRECTA – INDIRECTA) CON UNA MARCA ANTERIORMENTE...