PROCESO 104-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 104-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la autoridad administrativa consultante del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486, del artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asunto: Cancelación de registro de la marca “ESTON” (mixta) por falta de uso como medio de defensa. Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160312.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Oficio CAR/SNP/DGE 0139/2014 de 8 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el 15 de agosto de 2014, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El auto emitido por este Tribunal el 17 de septiembre de 2014, debidamente notificado el 18 del mismo mes y año, a través del cual se decidió:

Otorgar al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI- del Estado Plurinacional de Bolivia, un plazo de quince (15) días contado a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) Que se ha constituido por mandato legal; 2) Que se trata de un órgano permanente; 3) El carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la independencia funcional y la imparcialidad de sus actos

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La comunicación CAR/SNP/DGE de 3 de octubre de 2014, suscrita por la Dra. Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del cual da contestación a la providencia antes citada.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de octubre de 2014.

1. ANTECEDENTES

   Partes en el proceso administrativo:

   Opositora y recurrente: ZAIRE LTDA.

   Solicitante y tercero interesado: ST. PATRICK S.A.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 8 de enero de 2013, ST. PATRICK S.A., solicitó el registro de la marca EASTON (mixta) para distinguir: cigarrillos, de la Clase 34 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial 0562, la empresa ZAIRE LTDA., presentó oposición, soportando su legítimo interés en ser titular de la marca ESTON (mixta), bajo el título de registro 115025-C, para proteger productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 23 de agosto de 2013, ST. PATRICK S.A. da contestación a la oposición, interponiendo acción de cancelación como medio de defensa, en contra del registro de la marca ESTON (mixta), título 115025-C, notificándose la antes descrita acción el 28 de agosto de 2013.

4. El 23 de octubre de 2013, ZAIRE LTDA., da contestación a la acción de cancelación presentada en su contra.

5. Mediante Resolución 633/2013 de 18 de diciembre de 2013, se resuelve aceptar la acción de cancelación interpuesta por ST. PATRICK S.A., declarar infundada la oposición presentada por ZAIRE LTDA., y conceder el registro del signo EASTON (mixto) para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, soportando la decisión de cancelar el signo en el hecho de no haber probado el uso de su marca durante los tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación planteada.

6. El 7 de febrero de 2014, ZAIRE LTDA. interpone recurso de revocatoria en contra de la Resolución administrativa antes citada, aduciendo que su marca sí fue utilizada durante las gestiones comprendidas entre el 23 de agosto de 2010 al 23 de agosto de 2013.

7. El 11 de marzo de 2014, se rechaza el recurso presentado mediante Resolución No. DPI/OP/REV-No 53/2014, ratificando la Resolución 633/2013, desechando el recurso por falta de prueba, ya que ciertos periodos de tiempo discontinuos no eran prueba suficiente de uso.

8. El 21 de abril de 2014, ZAIRE LTDA., presenta recurso jerárquico en contra de la Resolución No. DPI/OP/REV-No 53/2014.

9. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Oficio CAR/SNP/DGE 0139/2014 de 8 de agosto de 2014, solicita la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Argumentos de la oposición.

   La sociedad ZAIRE LTDA. en su escrito de oposición, expresa en lo principal, los siguientes argumentos:

10. Que la firma ZAIRE LTDA. es legítima titular en Bolivia del signo ESTON (mixto), bajo el certificado No. 115025-C de 8 de septiembre de 2008, para proteger productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional.

11. Al poseer un registro previo, tiene el derecho de prioridad y todas las acciones legales que ello implica.

12. Que el signo solicitado incurre en las prohibiciones previstas en el artículo 135 literal b) y artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que al comparar ambas denominaciones, existe riesgo de confusión.

13. Afirma que: “Ambas denominaciones contienen los términos E STON que constituye la parte más importante de ambas denominaciones. E STON contienen ambos términos por tanto resulta imposible pensar que estas denominaciones puedan coexistir pacíficamente dentro de un mismo mercado, ya que pueden ser asociadas bajo suposiciones de género, especie o pertenencia a una misma línea de productos, ya que con la marca EASTON comercializamos cigarrillos a un selecto público nacional”.

14. Que el signo solicitado protege exactamente los mismos productos que su marca registrada, por lo que se hace evidente la confusión.

    Argumentos de la Acción de cancelación como medio de defensa.

    ST. PATRICK S.A, en su acción de cancelación, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

15. Argumenta que: “(…) la marca ESTON fue registrada el 8 de septiembre de 2008, por lo que transcurrieron más de 3 años de su registro, sin que dicha marca haya sido utilizada por su titular dentro del mercado boliviano, por lo que procede la cancelación del registro de la marca, conforme lo establecido por el Artículo 165 párrafo segundo de la Decisión 486”.

16. Cita las normas referentes a la cancelación por falta de uso de una marca contenidos en la Decisión 486.

17. Que: “Bajo estos conceptos doctrinarios sobre la aplicación de la norma andina para determinar si una marca ha sido usada o no, hay que determinar fehacientemente con pruebas idóneas el uso real y efectivo de la marca en el mercado. En este sentido y en el caso concreto, su autoridad deberá determinar correctamente, si la marca objeto de la presente acción de cancelación se encuentra en uso, es decir, si los productos que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca o signos distintivo registrado en el SENAPI y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”.

    Argumentos contenidos en la contestación a la acción de cancelación.

    La compañía ZAIRE LTDA., en su contestación manifiesta que:

18. Afirma que: “(…) esta marca viene siendo usada en Bolivia, a través de diferentes distribuidores en los centros mineros, productos que se comercializan sobre todo en Oruro y Potosí, comercialización que se irradia al interior del mercado nacional”.

19. Adjunta pruebas de uso como pólizas de importación, facturas, certificados de productos, contratos privados, entre otros.

20. Asegura que: “(…) con todo este cúmulo de pruebas demuestran fehacientemente que mis mandantes han registrado su marca para trabajarla y para comercializar productos con la misma, ya que desde su registro hemos procedido a la importación de cigarrillos, con el previo cumplimiento de todos los requisitos que el Estado Plurinacional de Bolivia (…) contamos con Autorización de comercialización de cigarrillos con el No. 039201, estamos registrados en todas las entidades que las autoridades establecen para el rubro “cigarrillos””.

21. Aclara que: “(…) a causa del contrabando de cigarrillos con marca ESTON proveniente de Paraguay y de la Zona Franca de Iquique Chile, que nuestra empresa tiene continuos inconvenientes de poder cumplir metas de volumen requeridas por nuestro proveedor: Grupo Hongta. Dicho extremo ha sido comprobado con el operativo que exitosamente fue llevado a cabo por la Aduana Nacional de Bolivia en el departamento de Santa Cruz, donde se hizo el comiso de tres camiones de contrabando de cigarrillos con nuestra marca ESTON”.

22. Asevera que: “(…) queremos destacar que nuestra empresa ha firmado un contrato de distribución con HTS Hongta Switzerland, para la distribución de dicha marca en Bolivia en 2006. Adjuntamos copia legalizada por Dr. Porfirio Luis Cusi Cosme, Notario de Fe Pública No. 60. Dicho contrato ha sido ratificado por un contrato privado de distribución en 10 de enero de 2013, el cual adjuntamos en original”.

    Argumentos contenidos en la Resolución:

23. El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), dentro de su Resolución administrativa 633/2013 de 18 de diciembre de 2013, resolvió declarar probada la acción de cancelación presentada por ST. PATRICK S.A., ordenándose la...