PROCESO 104-IP-2002

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 891
• Número de registro: 104-IP-2002
• Fecha de publicación: 29 Enero 2003
• Sección: Procesos
• Año: 2003
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 104-IP-2002

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: STARBUCKS CORPORATION. Proceso interno Nº 7063. Marca: “STARBUCKS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dos; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero, Doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el día 29 de octubre del año 2002, se ajusta a las disposiciones del Artículo 125 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 20 de noviembre del corriente año.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes.

Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad STARBUCKS CORPORATION, para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, entidad emisora de los actos administrativos impugnados.

Se indica, además, como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad MARS INCORPORATED.

1.2. Actos administrativos demandados y objeto de la demanda.

Pretende el actor que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

 La Resolución N° 16517 de 31 de agosto de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° 94 52513, mediante la cual se negó el registro de la marca STARBUCKS para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

 La Resolución N° 27433 de 28 de octubre de 1997, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición de manera confirmatoria de la Resolución N° 16517.

 La Resolución N° 28147 de 31 de octubre de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente la primeramente mencionada.

Como consecuencia de la nulidad de los anteriores actos administrativos, solicita el actor a titulo de Restablecimiento de su Derecho, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad STARBUCKS CORPORATION, el registro de la marca STARBUCKS para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sustenta el actor en su libelo demandatorio, que ante su solicitud de registro, la Superintendencia produjo resolución denegatoria aduciendo que el signo solicitado se asemejaba ortográfica y fonéticamente, de modo que podría inducir al público consumidor a error, a la marca STARBURST de propiedad de la firma MARS INCORPORATED registrada para amparar todos los productos de misma clase 30¹.

Alega que con la negativa a registrar el signo solicitado la Superintendencia violó los Artículos 81 y 83, Literal a, de la Decisión 344, puesto que el signo que se pedía registrar cumplía con los requisitos exigidos por la norma comunitaria amén de que no se encontraba incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 82 y 83. Indica que “STARBUCKS cumple con todos los requisitos para obtener su registro ya que está compuesto de una palabra que puede ser reconocida por el sentido de la vista; tiene representación gráfica porque es una palabra susceptible de representarse materialmente y posee el requisito de la distintividad porque identifica a un producto que no se confunde con aquello que va a identificar ni con la marca STARBURST registrada por MARS INCORPORATED”.

Arguye que la Superintendencia se equivocó y además no tuvo en cuenta el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre las partes a nivel mundial y cuya implementación ha permitido que las dos marcas coexistan sin conflicto alguno en el mercado. En dicho acuerdo la demandante se obliga a no usar sus marcas en relación con dulces de frutas y productos de confitería mientras que MARS INCORPOPRATED se obliga a no utilizar la suya para café, té, cocoa, expreso, sustitutos del café y bebidas a base de café, como a ciertas limitaciones en lugares donde se expende café, entre otros.

1.3. Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio, presenta el correspondiente escrito de contestación dentro del proceso interno para oponerse a las pretensiones, sosteniendo que de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo N° 94 52514, se concluye en forma clara que la actuación se ajustó al trámite previsto en materia marcaria, garantizándosele el debido proceso y el derecho de defensa al actor.

Manifiesta que realizado el examen sucesivo y comparativo de la marca STARBUCKS frente a la marca STARBURST, registrada a favor de MARS INCORPORATED se colige que son semejantes y pueden inducir al público a error ya que los productos que la distinguen están comprendidos en la clase internacional 30, puesto que son productos alimenticios que tienen una misma destinación y podrían generar confusión en los consumidores respecto de su origen empresarial.

Agrega que al apreciar las marcas en conjunto, se concluye que en forma evidente son semejantes entre sí, ya que existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por tanto poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, lo que de nuevo conllevaría a error al público consumidor.

Concluye la demandada afirmando que los actos administrativos expedidos por ella, que son materia de acusación, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas.

2. CONSIDERANDO:

2.1. Competencia del Tribunal.

El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

2.2. Normas a ser interpretadas.

Se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; aclarándose por el Tribunal respecto del último de los nombrados, que es esta la norma a interpretar, según se infiere de la solicitud y de los anexos allegados al expediente y no la del Artículo 82, literal a, como erróneamente se señaló por el consultante.

“Artículo 81.‑ Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.‑ Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Con fundamento en lo anterior procederá el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas comunitarias referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Requisitos legales para el registro de las marcas; implicaciones de la confundibilidad respecto del registro de marcas; y, validez de los acuerdos de coexistencia frente al tema de la confundibilidad.

2.3. Requisitos legales para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (Artículo 81. Decisión 344).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

Por ser la marca un...