PROCESO 103-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 103-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador. Actor: Productora de Papeles S.A. – PROPAL. Marca: PROPAL REPROGRAF (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-8166.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 3 días del mes de junio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 101-TDCA-Nº1 de 29 de enero de 2015, recibido personalmente el 9 de febrero del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-8166.

El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Apelante: PRODUCTORA DE PAPELES S.A.-PROPAL

      Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado, República del Ecuador

      Tercero interesado: PAPELESA CÍA. LTDA.

   2. Hechos:

   1. El 4 de julio de 1996, Productora de papeles S.A. – PROPAL (en adelante PROPAL), presentó la solicitud de registro de la marca PROPAL REPROGRAF (mixta) para distinguir productos de la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial 378 de 4 de noviembre de 1996.

   3. Dentro del término correspondiente, PAPELESA CÍA. TLDA. presentó observación sobre la base de la marca REPROGRAF (denominativa) de la Clase 16 de Clasificación Internacional de Niza, por lo que de otorgarse la solicitud de registro podría generarse riesgo de confusión en el público consumidor.

   4. Mediante Resolución 970440 de 30 de junio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resuelve aceptar la observación presentada por Papelesa Cía. Ltda. y rechazar el registro del signo solicitado.

   5. El 5 de noviembre de 1999, PROPAL presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital Nº1 de lo Contencioso Administrativo, a fin de impugnar la Resolución 970440.

   6. El 25 de julio de 2014, el Tribunal Distrital Nº1 de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con suspender el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   7. PROPAL sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - La resolución administrativa impugnada es ilegal, pues el signo PROPAL REPROGRAF (mixto) es absolutamente distintiva debido a que en ésta se incluye la razón social de la empresa solicitante.

      - El signo PROPAL REPROGRAF (mixto) goza de fama y notoriedad en la República de Colombia. Además, se encuentra registrada en la República de Venezuela.

      - El término REPROGRAF constituye un elemento de uso común que significa reproducción de documentos, por lo que no se le puede denegar el registro del signo por la utilización del término señalado, ya que éste pierde relevancia para efectos del cotejo.

   4. Argumentos de la contestación de la demanda

   8. El Presidente de IEPI negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Ratificó lo decidido en la Resolución 970440, pues guarda conformidad con la legislación nacional. Finalmente, solicita que cuando se dicte sentencia, se acojan sus excepciones y se rechace la demanda.

   9. El Procurador General del Estado sostuvo que corresponde al representante legal de la IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada.

   10. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda y señaló:

       - La legislación andina prohíbe el registro de marcas que sean idénticas o similares a las marcas anteriormente registradas o solicitadas por un tercero, que pretendan distinguir productos de la misma naturaleza o respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error o confusión.

       - Por lo tanto, al ser el sigo solicitado PROPAL REPROGRAF (mixto) de la Clase 16 de Clasificación Internacional de Niza, similar y confundible con la marca REPROGRAF (denominativa) de la misma clase 16, no puede concederse el registro del signo solicitado por Productora de Papeles S.A.- PROPAL.

   11. PAPELESA CÍA LTDA. (en adelante PAPELESA) contestó la demanda sobre los siguientes argumentos:

       - La demanda carece de fundamentación, pues no precisa las normas jurídicas que supuestamente infringe la resolución impugnada.

       - La marca REPROGRAF (denominativa) no constituye un término genérico o descriptivo de los productos que identifica.

       - Negó que la alegada notoriedad pueda ser sustento para obtener el registro del signo PROPAL REPROGRAF (mixto), tomando en cuenta la existencia previa de la marca REPROGRAF (denominativa).

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Sin embargo, este Tribunal considera que con relación a la materia controvertida resulta impertinente la interpretación de las normas en mención.

   13. En el presente caso, sólo procede la interpretación del artículo 83 literal a)[1] de Decisión 344.

       CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos.

   2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

   3. Palabras de uso común, descriptivas y genéricas en la conformación de las marcas.

   4. La notoriedad alegada del signo solicitado a registro.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE LOS SIGNOS.

   14. En el presente caso, PROPAL solicitó el registro del signo PROPAL REPROGRAF (mixto) para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. PAPELESA CÍA. LTDA. formuló observación sobre la base de su marca REPROGRAF (denominativa) que distingue productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   15. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que:

       El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

       Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “(...) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”. (Proceso 101-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA).

       En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores...