PROCESO 103-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 103-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01467-2010-1801-JR-CA-01. Actor: ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR. Asunto: Cancelación del registro de la marca mixta ENNY.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y ocho días del mes de octubre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 1467-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 11 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 01467-2010-0-1801-JR-CA-01.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de octubre de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor VÍCTOR HUGO LAZO EYZAGUIRRE, solicitó el 25 de julio de 2005, la cancelación del registro por falta de uso de la marca mixta ENNY, registrada en Perú a favor del señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR, bajo el certificado No. 10096, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El 22 de agosto de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 17459-2008/OSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de cancelación y, en consecuencia, canceló el registro de la marca mixta ENNY.

   3. El 24 de septiembre de 2008, el señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR presentó recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. Adjuntó como nueva prueba instrumental copias de facturas y boletas de venta.

   4. El 20 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución No. 424-2009/CSD-INDECOPI, resolvió el recurso de reconsideración, confirmando el acto administrativo recurrido.

   5. El 18 de marzo de 2009, el señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR, interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   6. El 27 de noviembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 3178-2009/TPI-INCECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada.

   7. El señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   8. El Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 28 de mayo de 2013, declaró fundada la demanda, anula la Resolución No. 3178-2009/TPI-INDECOPI y, en consecuencia, se declara improcedente la solicitud de cancelación.

   9. El 20 de junio de 2013, el INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

       El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Manifiesta, que el acto administrativo demandado no fue adecuado ni suficientemente motivado.

   12. Indica, que se probó adecuadamente el uso efectivo de la marca mixta ENNY. Las facturas, fotos y otros documentos presentados son pruebas idóneas. Se deben mirar en conjunto y de manera complementaria.

   13. Argumenta, que la creación del producto por los licenciatarios tiene como finalidad comercializarlo.

   14. Agrega, que el INDECOPI no tuvo en cuenta la naturaleza de los productos para determinar el uso de la marca. Además, todas las marcas registradas a favor del señor ELIO FERNANDO CROCCO AGUILAR se comercializan.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

       Por parte del INDECOPI.

   15. Indica, que el caso particular tiene que ver con prendas de vestir, que son de consumo masivo.

   16. Argumenta, que no se probó el uso efectivo de la marca mixta ENNY. Algunas pruebas demuestran el uso de la marca denominativa ENNY, pero no de la marca mixta.

   17. Sostiene, que las pruebas analizadas en su conjunto sólo evidencian actos preparatorios a cargo de los licenciatarios. No prueban que los productos se hayan introducido efectivamente en el mercado. Por lo tanto, no se cumplió el supuesto contemplado en el artículo 166 de la Decisión 486.

   18. Agrega, que algunas de las pruebas acreditan el uso de la denominación ENNY como nombre comercial, pero no como marca.

   19. Arguye, que probar la comercialización de 13 pares de calzado es insuficiente para acreditar el uso efectivo.

   20. Expresa, que las fotografías no son pruebas pertinentes para acreditar el uso.

   21. Afirma, que el INDECOPI no violó el debido procedimiento administrativo. El acto administrativo fue motivado.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

   22. El Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 28 de mayo de 2013, declaró fundada la demanda. Se basó en lo siguiente:

       (…) el Tribunal no está considerando las facturas y Boletas de Ventas realizadas por los licenciatarios y además desconoce la finalidad de lucro que es el objeto social de la persona jurídica comercial que usa la marca y logotipo Enny como consecuencia del Contrato de Uso (…).

       En relación al considerando Décimo Cuarto, sobre la insuficiencia de la cantidad de productos (13 pares de calzados que señala el Tribunal), para acreditar la puesta del producto en el mercado; es preciso señala que tanto la Decisión 486 como el Decreto Legislativo No. 823, no establecen montos mínimos ni máximos para que se acredite la puesta de una determinada marca en el mercado, ni mucho menos establece algún parámetro, las normas sólo se limitan a señalar que, el registro de las marcas serán canceladas cuando éstas no hayan sido puestas en el mercado durante tres años consecutivos precedentes a la solicitud de la cancelación de la marca

       .

       (…)”.

       5. RECURSO DE APELACIÓN.

   23. El INDECOPI, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agrega que probar el uso en 13 operaciones comerciales es insuficiente.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   24. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       Cómo deben entenderse e interpretarse los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, respecto a la cancelación del registro de una marca por falta de uso, así como respecto a cuándo se considera que una marca ha sido usada comercialmente en función a la cantidad y modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y la modalidad de comercialización

       .

   25. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretará el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   26. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

       DECISIÓN 486

       (…)

Artículo 165

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no...