PROCESO 103-IP-2004

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Año: 2004
• Fecha de publicación: 03 Diciembre 2004
• Número de registro: 103-IP-2004
• Número de Gaceta: 1147
• Sección: Procesos
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO Nº 103-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 2002-00378 (8406). Actor: TECNOQUÍMICAS S.A Marca: S-URISTIX.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 1230, de fecha 6 de agosto de 2004, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2002-00378 (8406).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el veintidós de septiembre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

La actora es la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y como terceros interesados se señala a la sociedad JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. y a la sociedad ROCHE DIAGNOSTIC GMBH.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

Señala el consultante que, el 16 de noviembre de 2001, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro del signo “S-URISTIX” (nominativa) para “productos de uso humano”, específicamente los contemplados en la clase 5 (Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas).

Publicado el extracto de la solicitud el 26 de diciembre de 2001, ROCHE DIAGNOSTICS GMBH formuló oposición con base en su marca URISYS (nominativa), perteneciente también a la clase 5. Además de oficio, la Superintendecia de Industria y Comercio, encontró que en esa misma clase existía el registro de SURISTAT (nominativa) a nombre de la sociedad Jhonson & Jhonson. Por estas razones, el 27 de mayo de 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 16127 mediante la cual, rechazó la oposición formulada y el registro de “S-URISTIX” (nominativa) fue negado.

TECNOQUÍMICAS S.A. mediante apoderados, ejerció los recursos de reposición y apelación. La Resolución No. 16127 fue confirmada parcialmente, pues aceptó la oposición formulada y reiteró la existencia de similitud entre los signos en conflicto.

2.2. Fundamentos de la demanda.

El demandante alega que hubo violación de los artículos 134, 136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Señala que en la Resolución Nº 16127 mediante la cual se negó el registro no se tuvo en cuenta que “S-URISTIX” es una transcripción de la marca “URISTIX” de su propiedad, registrada con anterioridad.

Alega que el examen de registrabilidad de la marca, “debe efectuarse en relación con todas las solicitudes de registro y las marcas registradas con anterioridad, involucrando las de terceros o las del propio titular del registro, en el presente caso debió tenerse en cuenta en el examen de fondo de la marca nominativa S-URISTIX la anterior existencia de la marca registrada URISTIX, ambas de propiedad de la misma sociedad Tecnoquímicas S.A. y no únicamente como se hizo, solo con base en los registros de terceros”.

Añade que no se entiende que la Superintendencia de Industria y Comercio haya concedido el registro de la marca URISTIX y que no lo haga con el signo S-URISTIX, y más aún que hubiera permitido la coexistencia de los signos URISTIX, URISYS y SURISTAT, pero que no se permita ahora obtener el registro de S-URISTIX, cuando la única novedad que se presenta es la letra S que antecede al propio registro de Tecnoquímicas. S.A.

2.3. Contestación a la demanda.

2.3.2. De la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

La Superintendencia, solicita que no se tomen en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación por cuanto carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

Alega que debe tenerse en cuenta que “el cotejo conjuntual y no fraccionado del cual habla el Tribunal, encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas... así pues, muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identifican (sic) la naturaleza del producto comercializado”.

Añade que “los signos confrontados presentan similitudes y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa”.

Concluye manifestando que por todo lo indicado los actos administrativos no vulneran normas supranacionales y que por lo tanto no son nulos y se ajustan a pleno derecho.

2.3.2 Terceros interesados.

No presentaron contestaciones a la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, en el presente caso, procede la interpretación solicitada de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así del artículo 155 de la citada Decisión por no ser pertinente al tema.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como a las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA

La marca ha sido definida por el artículo 134 de la Decisión 486 como: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado” y que sean “susceptibles de representación gráfica”.

Este Tribunal ha manifestado al respecto que “En base al...