PROCESO 103-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 103-IP-2006

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 89 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad TERRA NETWORKS S.A.

Marca: “TERRA”.

Expediente Interno N° 1766-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidenta, doctora Elcira Vásquez Cortez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 7 de junio de 2006.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España, (la empresa Telefónica S.A. cedió sus derechos a TERRA NETWORKS S.A.).

   La parte demandada la constituyen: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la firma SANTILLANA S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España, a través de apoderado, impugnó la Resolución Administrativa dictada por el INDECOPI Nº 049-2000/TPI-INDECOPI, de 14 de enero de 2000, que confirmó la Resolución Nº 009050-1999/OSD-INDECOPI, de 31 de agosto de 1999, la cual declaró fundada la observación formulada por SANTILLANA S.A. de Perú y denegó el registro del signo “TERRA”, que distingue servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, y todos los demás servicios, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por TELEFÓNICA S.A. de España (TERRA NETWORKS S.A.).

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

1. El 18 de marzo de 1999, TELEFÓNICA S.A., quien cedió sus derechos a la sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España, solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI el registro del signo “TERRA” para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, la cual abarca los servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades culturales.

2. El 21 de mayo de 1999, la empresa SANTILLANA S.A. formuló observación a dicha solicitud de registro alegando ser titular de la marca “TERRA”, para distinguir publicaciones impresas en general, papelería y demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

3. El 31 de agosto de 1999, la Oficina de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 009050-1999/OSD-INDECOPI, la cual denegó el registro del signo “TERRA”, clase 41, solicitado por la sociedad demandante, aduciendo que existía identidad fonética-gráfica entre los signos y similitud indirecta entre los productos y servicios que los mismos distinguen.

4. El 22 de septiembre de 1999, la sociedad actora apeló la mencionada Resolución puntualizando que los servicios a distinguir con el signo solicitado tienen naturaleza diferente a los productos de la clase 16 de la marca registrada, que los consumidores a los que están destinados son distintos, así como sus medios de distribución y comercialización.

5. El 26 de enero de 2000, la sociedad actora presentó un escrito sobre el cual manifiesta “decidimos precisar nuestra petición a fin de aclarar la situación, limitando nuestra solicitud inicial a distinguir los servicios de educación, formación, esparcimiento y actividades culturales usando programas de computadoras, medios informáticos e Internet exclusivamente”.

6. El 14 de enero de 2000, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución No. 049-2000/TPI-INDECOPI, la misma que fue notificada el 14 de febrero del mismo año, la cual confirmó la Resolución de la Oficina de Signos Distintivos, alegando las mismas razones señaladas y sin considerar el escrito de 26 de enero de 2000, presentado con anterioridad a la notificación de la mencionada Resolución.

7. La sociedad TERRA NETWORKS S.A. interpuso demanda de impugnación de Resolución Administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, en contra de las resoluciones mencionadas.

8. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió en fecha 22 de mayo de 2003 la sentencia en la cual declaró infundada la demanda contencioso administrativa referida.

9. TERRA NETWORKS S.A. interpuso, en fecha 12 de junio de 2003, recurso de apelación contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de fecha 22 de mayo de 2003.

10. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú emitió el auto de fecha 27 de diciembre de 2005 por el cual resolvió suspender la tramitación del proceso judicial y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a).

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

       La sociedad TERRA NETWORKS S.A. de España presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente.

       Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

       Manifiesta que si bien los signos en conflicto son idénticos desde el punto de vista fonético-gráfico, “en el Derecho Marcario existe el Principio de Especialidad, pilar y sustento del mismo, el cual limita la posibilidad de oponer una marca frente al registro de otra similar sólo para productos o servicios idénticos o similares, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

       Señala que “en el presente caso no existe similitud entre los productos a que se refiere la marca de SANTILLANA S.A. y los servicios que pretende distinguir nuestra representada (…)”.

       Al respecto, observa que “la denominación de nuestra representada pretende distinguir servicios muy específicos y determinados, mientras que la marca de SANTILLANA S.A. se refiere a productos”.

       Afirma que “En algunos casos se ha vinculado productos y servicios, cuando se detecta que se trata de productos complementarios o sustitutos. (…) el presente caso no concuerda con ninguno de estos supuestos, principalmente porque los servicios de educación, esparcimiento y demás reclamados por nuestra representada se prestan a través de programas de computadoras, utilizando medios informáticos mundiales tales como Internet”.

       Añade que SANTILLANA S.A. durante el proceso administrativo, afirmó que se especializa en la edición de libros escolares y culturales, y que “en la prestación de servicios educativos y de esparcimiento utilizando programas de computadoras u otros medios informáticos tales como Internet, es imposible utilizar textos impresos como libros, revistas, etc. (…) Con esto, nuestra representada no requiere necesariamente de productos impresos para ejercer sus servicios”.

       Por lo tanto, arguye que “es muy limitada la afirmación de SANTILLANA S.A. en el sentido que los productos de la Clase 16 se elaboran y distribuyen por empresas que brindan servicios en la Clase 41 (…) ya que no corresponde al presente caso”.

       Finalmente, observa que “Los canales de distribución y la forma de comercialización de los productos y servicios no son los mismos: En el caso de SANTILLANA S.A., sus productos se distribuyen y comercializan a través de los canales tradicionales, principalmente librerías, kioskos (sic) y/o supermercados. Mientras que los servicios educativos y de esparcimiento que pretende distinguir la marca “TERRA” no se distribuyen, sino más bien se prestan y comunican a través de medios informáticos y de redes mundiales de comunicación como Internet”.

    3. Contestaciones a la demanda

       El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI da contestación a la demanda a través de apoderados.

       Sobre el argumento de la actora de que los productos y servicios que distinguen las marcas en conflicto no tendrán conexión competitiva, manifiesta que “el principio de especialidad implica que la protección que se otorga al registro de una marca está limitada a los productos o servicios para los cuales la marca ha sido concedida y a aquellos productos o servicios vinculados” (resaltado en el texto).

       En relación a la Clasificación Internacional de Niza señala que aquélla “es meramente referencial, debiendo recurrirse a otros criterios para establecer la vinculación entre los productos o servicios, tales como los canales de comercialización, el público consumidor al cual están dirigidos, su naturaleza, finalidad, su carácter complementario o sustitutorio, etc.”.

       Añade que “La consecuencia necesaria de esta definición es que pueden coexistir dos marcas idénticas o muy semejantes y cuando estén destinadas a distinguir productos o servicios totalmente diferentes aunque se encuentren en una misma clase de la Nomenclatura Oficial y viceversa, es decir, que no podrán coexistir dos marcas idénticas o muy semejantes destinadas a distinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados, aunque se encuentren en clases distintas de la Nomenclatura Oficial” (resaltado en el texto).

       Indica que “Este último supuesto es precisamente el que...