PROCESO No. 103-IP-2004

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 103-IP-2004

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 2002-00378 (8406). Actor: TECNOQUÍMICAS S.A. Marca: S-URISTIX.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 1230, de fecha 6 de agosto de 2004, remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del Proceso Interno N° 2002-00378 (8406).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el veintidós de septiembre de 2004.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La actora es la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

   Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio y como terceros interesados se señala a la sociedad JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. y a la sociedad ROCHE DIAGNOSTIC GMBH.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Señala el consultante que, el 16 de noviembre de 2001, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. solicitó el registro del signo “S-URISTIX” (nominativa) para “productos de uso humano”, específicamente los contemplados en la clase 5 (Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas).

   Publicado el extracto de la solicitud el 26 de diciembre de 2001, ROCHE DIAGNOSTICS GMBH formuló oposición con base en su marca URISYS (nominativa), perteneciente también a la clase 5. Además de oficio, la Superintendecia de Industria y Comercio, encontró que en esa misma clase existía el registro de SURISTAT (nominativa) a nombre de la sociedad Jhonson & Jhonson. Por estas razones, el 27 de mayo de 2002 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 16127 mediante la cual, rechazó la oposición formulada y el registro de “S-URISTIX” (nominativa) fue negado.

   TECNOQUÍMICAS S.A. mediante apoderados, ejerció los recursos de reposición y apelación. La Resolución No. 16127 fue confirmada parcialmente, pues aceptó la oposición formulada y reiteró la existencia de similitud entre los signos en conflicto.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   El demandante alega que hubo violación de los artículos 134, 136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Señala que en la Resolución Nº 16127 mediante la cual se negó el registro no se tuvo en cuenta que “S-URISTIX” es una transcripción de la marca “URISTIX” de su propiedad, registrada con anterioridad.

   Alega que el examen de registrabilidad de la marca, “debe efectuarse en relación con todas las solicitudes de registro y las marcas registradas con anterioridad, involucrando las de terceros o las del propio titular del registro, en el presente caso debió tenerse en cuenta en el examen de fondo de la marca nominativa S-URISTIX la anterior existencia de la marca registrada URISTIX, ambas de propiedad de la misma sociedad Tecnoquímicas S.A. y no únicamente como se hizo, solo con base en los registros de terceros”.

   Añade que no se entiende que la Superintendencia de Industria y Comercio haya concedido el registro de la marca URISTIX y que no lo haga con el signo S-URISTIX, y más aún que hubiera permitido la coexistencia de los signos URISTIX, URISYS y SURISTAT, pero que no se permita ahora obtener el registro de S-URISTIX, cuando la única novedad que se presenta es la letra S que antecede al propio registro de Tecnoquímicas. S.A.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.2. De la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

   La Superintendencia, solicita que no se tomen en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación por cuanto carecen de apoyo jurídico y sustento legal.

   Alega que debe tenerse en cuenta que “el cotejo conjuntual y no fraccionado del cual habla el Tribunal, encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas... así pues, muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identifican (sic) la naturaleza del producto comercializado”.

   Añade que “los signos confrontados presentan similitudes y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y que se verían expuestos a confusión, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa”.

   Concluye manifestando que por todo lo indicado los actos...